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발명에 대한 소유권(출원인, 특허권자 등)

  • 작성자
    김석수
  • 작성일
    2013-08-07 17:52:43
  • 조회수
    3520
안녕하세요, 울산대 김석수 입니다.
앞글을 읽고, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의7 제1항과 관련하여 몇가지의 궁금함이 있어 글을 올립니다. 아래의 경우, 발명에 대한 소유권(출원인, 특허권자 등)이 누구에게 귀속되는지에 대한 의견 부탁드립니다. 즉, 대학(연구소)과 창업 기업 간에 어느 일방의 단독 소유인지, 공동 소유인지에 대한 의견 부탁드립니다.
가능하시면 법률적 근거도 부탁드립니다.
 
1) 창업 교원의 단독 발명
2) 창업 교원 및 교원창업기업 종업원의 공동 발명
3) 창업기업 종업원의 단독 발명
 
** 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의7 **
제16조의7(산업재산권 사용에 관한 특례) ① 대학이나 연구기관은 제16조 또는 제16조의2에 따라 휴직하거나 겸직을 승인받은 교육공무원 또는 연구원에게 직무발명에 따른 산업재산권등의 이용을 허락할 때 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제24조제4항 및 제5항에도 불구하고 전용실시권을 부여할 수 있다. 다만, 휴직·겸직 이후 완성한 직무발명에 대하여는 해당 교육공무원 또는 연구원이 희망할 경우 정당한 대가에 대한 상호 합의를 거쳐 우선적으로 전용실시권을 부여하여야 한다.  <개정 2010.1.27, 2013.3.22>
② 제1항은 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명에는 적용되지 아니한다.  <신설 2013.3.22>
[전문개정 2007.8.3]
  • 손영욱 2013-08-08 09:14:24
    1. 창업교원의 단독발명 : 산단 단독 소유, 정당한 대가에 대한 합의 후 전용실시 부여
    2. 창업교원 & 종업원 공동 발명 : 산단 & 창업기업 공동소유
    3. 종업원 단독발명 : 창업기업 단독소유
    다만, 국가 & 지자체의 연구개발 경비를 지원받았다면... 계약에 따라....진행..
  • 김석수 2013-08-08 10:13:34
    손국장님, 답변 감사합니다.
    2.,3.의 답변에 대해서는 손국장님과 의견이 같습니다.

    그러나 1.의 답변에 대해서,
    창업교원의 발명은 대학 및 창업기업 양자에 대하여 직무발명관계가 성립할 것인데, 대학만이 그 발명을 단독으로 소유해야할 근거를 찾지 못하겠습니다.

    벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의 7에서 "~불구하고 전용실시권을 부여할 수 있다. ~ 정당한 대가에 대한 상호 합의를 거쳐 우선적으로 전용실시권을 부여하여야 한다."라고 규정하고 있더라도, 이는 공유지분 중 대학의 지분에 대한 권한행사 방법을 명시한 것으로도 해석됩니다.

    사견이기는 하나, 위 해석에 따라 1.의 경우에도 산단 & 창업기업 공동소유가 될 것 같습니다.
    위 해석에 오류가 있거나, 다른 법규에 의한 해석이라면 한수 가르켜 주세요 ^^(
  • 김영철 2013-08-08 16:30:29
    규정에서 권리 소유 시점이 교원창업을 위한 휴/겸직 이전과 이후로 나뉘어 있고, 휴/겸직 중의 발명에 대한 내용은 없는 것 같습니다.
    그러니 1항만을 토대로 해석하자면, 대학의 단독 소유가 맞을 것 같습니다.
    다른 의견 주세요. ^^
  • 손영욱 2013-08-09 09:37:22
    김석수 선생님 말씀대로, 공동소유를 주장할 수도 있겠네요...
    결국, 교원의 소속을 어디로 볼 것인가가 쟁점일 수 있습니다. 여기서 핵심은 급여 지급처가 아닐까요? 휴직이라면 몰라도 겸직이라면 대학에서 급여의 100%를 다 지급하고 있겠지요? 그리고 또 하나 교원창업을 허가(휴겸직 허가)할 때 대학과 맺은 계약서 또는 대학 규정에서 어떻게 정해놓느냐도 중요한 근거가 될 듯 합니다. 만약 양쪽 소속이라고 해서 양쪽 공동소유로 가게 된다면 아래 부분은 필요없는 소리가 되겠지요.
    아마도, 창업교원들이 자기 특허를 자기가 못 쓰는 경우도 있다고 요구해서 중기청이 개정안을 만든 듯 합니다.
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    다만, 휴직·겸직 이후 완성한 직무발명에 대하여는 해당 교육공무원 또는 연구원이 희망할 경우 정당한 대가에 대한 상호 합의를 거쳐 우선적으로 전용실시권을 부여하여야 한다.
  • 김석수 2013-08-12 10:42:37
    역시, "명불허전"입니다. 이전까지는 위의 경우에 산단소유라고 주장을 했으나, 그 논리가 명확하지 않았습니다. 그러나, 이제는 "~전용실시권을 부여할 수 있다. 다만, ~우선적으로 전용실시권을 부여하여야 한다."라는 문구의 의미로부터 산단 소유임이 명확해진 것 같습니다.
    감사합니다^^(
  • 김석수 2013-09-04 16:45:26
    위 판단에 이견이 있어 올려드립니다.

    벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의7은 "직무발명"임을 전제로 휴,겸직 중의 창업교원 또는 연구원과 소속대학 또는 연구소 간의 해당 기술에 대한 이용관계를 규정하고 있는 것이지, 위 규정이 직무발명 여부, 즉 발명의 소유 관계를 규정하고 있는 것은 아니라고 합니다.

    어느 의견이 옳은지에 대한 판단은 각자의 몫으로 돌리겠습니다. ^^

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