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공동출원관련하여 조언 부탁드립니다~

  • 작성자
    손미란
  • 작성일
    2013-07-18 15:22:07
  • 조회수
    2882
안녕하세요? UNIST 산학협력팀 손미란입니다.
 
다름이 아니라 2년넘게 지재권관련 업무를 하면서도, 초기대학의 경험부족으로
이렇게 글을 올리게되었습니다.
 
이런경우 다른대학에서는 어떻게 진행하시는지요?
 
- 교수님께서 타대학 교수님의 연구재단 과제에 참여연구원으로 함께 연구를 하시면서
  도출된 기술에 대해 공동출원을 하시겠다고 연락을 주셨습니다.
- 그리하여 협약서를 확인하여 보니 무형적 결과물 소유에 대해 다음과 같이 기재가 되어있었습니다.
" 무형적 결과물은 (을)의 소유로 한다.(여기서 을은 타대학) 다만, 제1호 및 제2호에 해당하는 경우에는
참여기관이 단독으로 소유할 수 있고, 제3호에 해당하는 경우에는 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다."
- 여기서 참여"기관" 이라는 문구가 문제가 된다고 하시더라구요,,
  저희 교수님은 참여 연구원이지 참여기관이 아니신지라,,
 
-산업통상자원부(지경부) 과제의 경우 연구개발기관의 소유로 한다라고 운영요령에 나와있어서
공동출원이 조금 수월한 면이 있었는데요, 연구재단과제는 "기관"이라 명시되어 있어서 
아직 지재권 진행에 미숙한 부분이 많고 답답한 마음에 이렇게 조언을 구하고자 글을 올리게 되었습니다.
긍휼히 여기시어 남겨주시는 의견 소중하게 귀 기울이겠습니다. 도와주셔요~ 
 
  • 조영환 2013-07-18 17:43:20
    안녕하세요^^ 지경부 공통운영요령은 최근 개정되면서 "연구개발기관"으로 단어가 순화(단순한 순화 차원의 수정은 아니었지만)되어 있지만, 결국 참여기관(위탁연구기관)입니다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제20조). 위의 경우도, 협약서가 있다고 하시니, 참여기관 = 연구개발기관(위탁연구기관)으로 보여집니다~
  • 손미란
    바쁘신 와중에도 이렇게 조언해주셔서 감사드립니다.~ㅎ
  • 손영욱 2013-07-19 14:59:59
    UNIST가 참여기관으로 계약하지 않았다면....
    교수 개인이 타 대학 연구과제의 참여연구원으로 계약된 형태라면....
    그 교수님은 단지 발명자일 뿐입니다.
    공동출원을 주장할 근거가 없을 것 같은데요. ㅠㅠ
  • 손미란
    우리교수님께서 기술을 모두 개발하셨다는 중요한 사실때문에,, 많이 곤란해져버렸어요, 국장님, ㅠㅠ
  • 김영철 2013-07-20 13:58:01
    저희 대학 센터 등에서 이런 경우가 종종 발생합니다. 주관인 저희 대학 교수님이 참여 연구원인 타 대학과 공동 출원하겠다고 우기는 경우도 있습니다.
    그러나 절대 공동 출원 안해주죠.^^
  • 손미란
    안해준다고 하면, 교수님께서 수긍을 안하시는 단점이;; 버럭버럭하실때마다 심장이 오그라드는것 같네요 팀장님,ㅎㅎ
  • 권지영 2013-07-25 17:38:00
    아마도 연구재단 협동과제 결과물 때문에 고민이 많으신것 같습니다.
    기관대 기관으로 협의를 진행해 보시는 것이 어떠신지요...

    1. 출원할 수 있는 권리는 오직 발명자만이 소유하고 있습니다.
    2. 다만, 직무 등과 관련하여 발명을 할 경우 발명자 개인 소유를 하게 할 경우, 소속 기업의 이윤창출에 문제가 발생 할 수 있어, 국가에서는 직무발명제도라는 것을 두어, 종업원으로부터 보상을 한다는 전제하에 이를 승계하거나 실시허락을 받을 수 있도록 하여 기업의 사업활동에 지장이 없도록 하고 있습니다.
    3. 국가연구개발과제의 경우 국가가 발명자로부터 출원할 수 있는 권리를 승계 받아서 국가가 특허출원권 등을 소유하는 것이 원칙이지만, 예외를 두어 이러한 권리를 대학 등 연구기관에 위임하고 있습니다.
    4. 최근 국가연구개발과제의 특허소유 원칙을 살펴보면, 주관기관 소유가 원칙이지만 참여기관과의 공동소유 또는 참여기관의 단독소유가 가능하다는 부분을 볼 때, 발명자 주의에 따라 소유권을 결정하는 방향으로 법이 개정되고 있음을 알 수 있습니다. 따라서, 명시가 되어 있지 않다면, 발명자 주의 원칙에 따라 해석을 해 볼 수 있을 것 같습니다.
    5. A대학 연구원이 B대학 과제에 연구원으로 참여하여 기술을 개발하고, B대학이 단독소유를 하는 경우
    가. 발명진흥법 상의 적법한 승계절차 여부를 살펴보면, 사전에 B대학이 A대학 연구원으로부터 출원할 수 있는 권리 등을 적법하게 승계하겠다는 계약을 A대학 및 A대학 연구원하고 체결하였다는 상황은 보이지 않습니다. B대학이 주관하는 과제에 참여하고 있더라도, 실은 A대학연구원은 A대학의 연구시설을 사용할 것이며, A대학 근무시간에 직무와 관련하여 해당 연구를 수행할 것이므로, 이는 A대학의 직무발명에 해당합니다. 만약 해당 발명이 A대학에서 연구하고 있는 연구테마와 그 궤를 같이 하는 핵심기술에 해당한다면, A대학 연구원은 B대학에 기술을 유출한 행위에 해당할 수 있습니다.
    나. 보상금 지급의 경우도 살펴보면, A 대학 연구원의 경우는 B 대학의 종업원에 해당하지 않습니다. 대부분 국가과제의 경우 연구원의 경우(석박사연구원 제외) 인건비를 책정할 수 없도록 되어 있습니다. 따라서, A 대학 연구원의 발명은 B대학의 직무발명에 해당되지 않습니다. 그렇다면 A대학 연구원은 누구로부터 발명 보상을 받아야 하는지에 대한 문제도 고려해 봐야 합니다. 대부분의 대학은 기술이전시에만 금전적 보상을 취하고, 그 이외에는 업적평가등 비금전적 보상을 합니다. B 대학 단독소유인 경우 A대학 연구원은 A대학에서 비금전적 보상 역시 받을 수 없습니다. 개인 자격으로 국가 과제에 참여했다는 이유로, 발명자 보상도 받을 수 없고, 각 대학에서 규정하고 있는 연구업적 평가에 반영할 수도 없다면이는 참여연구원에게는 매우 가혹한 것이 아닐까요? 오히려 발명진흥법이 추구하고 있는 법목적에 어긋나게 됩니다.
    6. 이러한 이유로 본교에서는, 본교가 주관인 과제인 경우나 본교 소속 교원이 참여한 과제나 모두 양기관의 공동출원으로 진행하고 있습니다. 상대 기업, 기관 담당자들 역시 이러한 취지를 이해하고 동의하였으며, 연구재단에 결과보고 시 아직까지 문제시 된 바 없습니다.
  • 손미란
    오오~ 선생님, 장문의 정성어린 답변 감사드립니다. 읽고 나니 조금은 마음이 편해진다는,, 모든 대학이 기관이 공감대를 형성할 수 있었으면 좋겠네요,ㅎㅎ
  • 김석수 2013-08-07 18:20:00
    위 발명의 완성에 유니스트 교수님이 참여하신 것이므로, 저도 권지영 선생님 의견처럼 유니스트와의 관계에서 직무발명에 해당하는 것으로 보여집니다. 다만, 발명진흥법 상의 직무발명 규정은 직무발명이 사용자 소유가 아닐 경우 그 직무발명의 무상 이용 등을 규정하고 있을 뿐이며, 소유관계를 규정하는 것은 아니는 것으로 판단됩니다.

    그러므로, 위 발명이 유니스트와의 관계에서 직무발명에 해당할 지라도, 단지 직무발명이라는 것만으로는 공동출원을 주장할 수 있는 근거가 되지는 못할 것 같습니다.

    발명자와 출원인 간에는 고용관계가 없더라도 특허를 받을 수 있는 권리는 계약 등에 의하여 얼마든지 양도가 가능하므로, 별도의 협약서가 없는 한 위 협약서에 기재된 내용만으로는 공동출원을 요구하기는 어려울 것 같습니다.
    공동출원을 주장할 만한 다른 협약서나 이메일 자료 등이 있는지 확인해보시고, 없다면 타대학 담당자에게 손미란쌤의 미모를 무기로 공동출원해달라고 협박해 보세요 ^^
  • 손미란
    아 - 지재권의 세계는 멀고도 험난하네요,ㅎㅎ 지나치지 않고 조언해주셔서 감사드립니다~ (그리고,, 미모가 아니라,, 정말 무기가 될 가능성이 더큰것같은디용;;;ㅎㅎ)

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