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특허권 명의 이전 관련

  • 작성자
    김도수(경북대)
  • 작성일
    2012-05-17 10:40:21
  • 조회수
    3532
안녕하세요. 경북대 기술사업부 김도수입니다.
카우터머가 된 후로 처음 글쓰는 것 같내요.
 
저희 대학 교수 중 개인명의로 등록특허를 보유하 분이 있어 지난번 교과부 감사에
지적된 바 있습니다. 당연희 명의 환원 처분을 받았습니다.
관련 건이 공동권리자가 있는 건이라
현재 교수에게는 양도증 및 기타 명의 환원 서류를 받았지만,
공동권리자가 동의를 해주지 않고 있습니다.
교과부 감사 지적건으로 어떻게는 빨리 처리를 해야하는 데 골치 아프네요.
 
혹시 동일건으로 교과부 감사지적되어 저희 대학과 같은 상황에 있으시거나,
이러한 건을 교과부 이행결과보고시 어떻게 대응하셨는 지 의견 좀 주세요.
 
※ 공동권리자의 동의없이 명의를 이전받는 방법이 혹시 있을 까요? 
 
모두들 수고하세요.
  • 손영욱 2012-05-17 11:29:53
    공동권리자가 동의를 안해 주는 이유가 뭐랍니까? 동의없이 명의이전 받을려면 소송해야 할 것 같은데...누구 절차 아시는 분 답변 부탁드립니다.
  • 김도수 2012-05-17 11:50:13
    대학이 권리지분에 대한 권리행사(수익배분,실시권설정)를 하지 않을 경우 동의해주겠다는 곳도 있었고, 개인의 경우 명의 이전 서류 중 인간증명서를 제출할 수 없다는 건, 기타 폐업 및 연락두절 등의 사유가 있었습니다.
  • 김도수 2012-05-17 11:52:00
    그리고 추가 질문드립니다. 개인명의로 등록하면서 교수가 지불했을 특허비용을 환급해주는 대학/연구소가 혹시 있나요?(참고로 저희대학은 주지 않고 있습니다.)
  • 손영욱 2012-05-17 11:59:51
    외부 기업과의 공동 소유건은 솔직히 가져와봐야...별 도움도 안됨. 제3자 라이센스도 안되고, 매각도 안되고, 향후 유지비만 발생할텐데...교수는 기 지급 비용을 환급해달래지..쩝...
  • 김종성 2012-05-18 16:07:14
    사실 이문제는 교수가 적극 명의이전에 협조해야합니다. 감사에 지적되면 행정직원이 아닌 교수 자신이 신분상 불이익이 오는건데...
    동의 안해준다고 고민하지마시고 행정적으로 할수 있는 증거서류(공문, 메일 등)는 만들어 이행결과보고하시면 되지않을까요?
    공동권리자가 교수와 친분이 있기에 교수의 신분상 불이익을 피력하고, 교수의 지분만을 이전하는것에 대해 대학이 어떠한 지분행사도 하지않고, 오히려 대학과의 공동명의가 공신력으로 회사발전에 도움이 되지 않겠냐라고 달래시면...
    특허비용환급에 대해서는, 환급이 아닌 발명자등록 보상금으로 대체 지급해야하지 않을까요?
  • 최원준 2012-05-21 10:09:16
    공동권리자에게 인감증명서 등을 받는 것은 교수에게 일임하시면 됩니다.
    교수가 잘못한 것에 대해서 산단이 나서서 업무를 진행할 필요는 없다고 생각됩니다.

    1. 전화연락으로 해당내용 설명
    2. 환원 요청 공문발송하면서 미환원 의사시 소명서 제출 요청
    3-1. 환원이 안될 경우 공문 재발송, 공문에 불이익 명시
    3-2. 환원될 경우 환원 처리
    4. 명의이전 후 업체에 지분양도하여 연차료 절감 및 수익확보

    * 계속적인 미환원 의사 시 단과대학장 앞으로 공문 발송도 고려해봄직 합니다.
    * 업체에게는 산단으로의 명의 이전 후 저가에 특허지분 양도한다고 하면 동의해주기도 합니다.
  • 설인보 2012-05-21 20:58:43
    이 문제는 상당히 크리티컬한 영역에 있는 것 같습니다.
    현직 변리사로서 양도등의 문제만 먼저 검토해보면요, 국공립학교의 교직원의 발명은 전담조직이 승계(발진법10조2항)하고 이는 통지 없이도 이루어진다고 볼 수 있습니다. 그렇다면, 본 발명에 있어서 특허를 받을 수 있는 자는 전담조직이 될 것입니다.(특허법33조)
    그런데, 현재는 제3자와의 관계가 문제가 되어서 사안이 좀 어렵습니다. 규정을 좀 검토를 해보았는데요, 제3자가 발명에 기여를 하지 않은 단순히 명의만 있는 자라면 무권리자의 출원(특허법35조)의 규정에 의하여 무효화하고, 등록이 가능할텐데요 실무상 증명하기는 쉽지 않은 문제로 보입니다. 그렇다면, 아마도 공동출원의 위반 문제(특허법44조)로 무효사유에 해당될 소지가 있으나 이는 법률적으로 논의의 대상이 될 수 있을 것 같습니다.
    현재로서는 법률상 대응 방안은 두 가지 정도로 좁혀질 것 같습니다.
    (1)전담조직이 승계인임을 이유로 법원의 지분 이전에 대한 집행권원을 얻어서 지분을 획득하는 방법
    (2)공동출원 위반을 이유로 무효심판을 청구하면서 제3자방에게 압박을 가하는 방법

    다만, (2)의 방법은 법률적 다툼의 소지가 있습니다.
    답변이 충분히 되었을까요.

    행정적으로는 제가 지식이 충분하지는 않지만, 과거 법률 개정 당시 교직원의 발명에 대해 전담조직이 승계하도록 국가에서 권장한 사안이 있었고요, 이와 같이 교수의 임의의 제3자와 공동 출원 후에 제3자 부동의의 경우에는 정책상 교수에게 책임을 물을 수 있는 상황이라고 보입니다. 왜냐하면 교직원은 학교와의 계약 당시에 일반적으로 약관상 전담조직에의 직무발명 승계에 관하여 규정하고 있음을 인지하고 있고요, 특허의 공동출원은 권리에 제한을 두는 사유이기 때문에 결론적으로 학교(전담조직)의 이익을 고의 또는 미필적으로 제한시키는 일종의 배임(법률적으로 정확하다고 볼 수는 없습니다만)을 한 결과가 된다고 볼 수 있을 것 같습니다. 이 경우는 따라서 교수님에게 이러한 정황을 설명하여 의무를 이행할 것을 요구하고, 상기한 법률적 대응을 강구해보시는 것이 좋을 것 같습니다.

  • 임정택 2012-05-23 10:47:47
    1. ㅎㅎ 이문제는 법적으로 해결하면 끝도 한도 없습니다. 교수님하고 법적으로 해결하면 쉬울거 같지만, 학교라는게 교수님하고 갈라설수도 없는거고, 또 법으로만 되지 않는 학교만의 어떤 정서가 작동하죠.

    2. 법으로 이렇게 저렇게 맞으니 교수가 해결하라? 버티면 그만입니다. 다시말하지만, 법으로 가는건 정말 갈라설때나 꺼내드는 카드입니다.

    3. 답은 대부분 대학 규정에 있는 미승계 조항을 잘 활용해보십시요. 완벽하지는 않지요. 그다음은 감사관과의 논리싸움 및 사정이 이러하니 봐달라는 읍소입니다.

    4. 뭐 법대로 다하고 논리싸움하면 이기기야하겠지만, 남는게 뭐가 있겠습니까..

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