안녕하세요.
해강특허법률사무소 송경근 변리사입니다.

질문하신 내용은 '2개의 청구항을 하나로 할 수 있는가?'이지만 현재 두건의 출원이 이미 이루어진 상태이므로 이를 하나의 출원으로 하는 것(즉, 하나를 취하하고 다른 하나의 출원에 대해 우선권주장출원하는 것)은 비용과 시간의 낭비라는 점을 고려하면 커다란 의미가 없을 듯 합니다. 따라서 질문의 의도가 현재 상태에서 두개의 출원이 타당한지 점검하고, 이를 기초로 추후 접수되는 출원건에 대해 사전에 조정 또는 정리할 수 있는 기준을 잡아보고자 하는 것으로 이해하고 설명드리겠습니다.

1. 두건의 출원을 하나의 출원으로 진행할 수 있는지?
이는 특허법 제45조의 1출원범위에 대한 문제입니다. 대부분 국가의 특허법은 일발명일출원주의를 기본으로 하고 있으며, 예외적으로 복수개의 발명을 하나의 출원으로 진행하는 것을 허용하고 있습니다. 이 때, 복수개의 발명을 하나의 출원으로 할 수 있는 경우는 국가마다 어느 정도 차이가 있습니다. 일예로, 우리나라는 '하나의 총괄적 발명의 개념'을 형성하는 복수의 발명은 하나의 출원으로 할 수 있다'라고 정하고 있으며, '하나의 총괄적 발명의 개념'의 형성여부는 '각각의 청구항에 기재된 발명들 사이에 동일하거나 대응하는 특별한 기술적인 특징-선행기술과 구별되는 개량부분-들이 관련된 기술관계의 존재여부'에 따라 이를 판단하고 있습니다. 한편, 미국은 '독립적이거나 독특한 발명'은 별개의 출원으로 하여야 하다'라고 규정하고 있으며, 이 때, '독립적'이라 함은 복수개의 발명들 사이에 어떠한 관계도 기재되어 있지 않거나 구조, 동작, 효과 등에서 어떠한 연관관계도 존재하지 않는 것'을 의미하며, '독특한'이라 함은 조립체와 부품과 같이 제조공정, 용도 등에 있어 일정한 관련성이 있으나 상대방의 존재에도 불구하고 각각의 발명이 특허될 수 있는 것'을 의미합니다. 따라서 조금은 극단적인 예지만 하나의 출원의 특허청구범위에 '~한 액정패널'과 '~한 액정패널과 --한 패널구동장치를 포함하는 모니터'가 기재되어 있다면, 한국에서는 허용되지만 미국에서는 둘 중 하나를 선택하라는 한정요구-이 경우 둘 중 하나를 선택하고, 나머지는 분할출원해야겠지요-를 받을 수 있습니다.

다시 질문으로 돌아와서...

만약, '약학 조성물'이 '건강기능식품'에 포함되어 있다면(약간 황당한 예이긴 하지만, '약학 조성물'이 홍삼, 오미자 및 알로에가 각각 70, 20 및 10 중량% 씩을 함유하고 있고, '건강기능식품'이 홍삼, 오미자 및 알로에가 각각 70, 20 및 10 중량% 씩 함유된 약학 조성물과 약학조성물이 수용되는 캡슐로 되어 있다면), 적어도 우리나라에서는 하나의 출원으로 진행할 수 있습니다. 이 때, 특허청구범위에는 '~한 약학조성물' 과 '~한 약학조성물 및 --한 캡슐을 포함하는 건강기능식품'이 별도의 청구항에 기재되어 있겠지요.

한편, 앞에 언급된 두개의 출원을 하나의 출원으로 하면서 '약학 조성물'과 '건강기능식품'을 하나의 청구항에 기재하는 것은 실질적으로 가능하지 않습니다. 물론, 굳이 하나의 청구항으로 한다면 '약학 조성물'이 '건강기능식품'의 구성요소일 경우에 건강기능식품을 빼야겠지요... 나아가, 이러한 경우 하나를 배제하는 것은 넓은 권리의 확보라는 측면에서 바람직하지 않습니다. 물론, 약학 조성물에 대한 권리를 확보한다면 이러한 약학 조성물을 포함하는 건강기능식품 역시 권리범위에 들어오기는 합니다. 그러나, 권리이전, 실시권 설정, 침해자에 대한 손해배상청구 등에 있어서, 일반적으로 약학 조성물보다는 건강기능식품이 고가로 판매될 것이므로 경제적 효과면에서 보다 이득이겠지요. 물론, 이밖에 특허획득의 가능성, 권리양도의 가능성, 사업화가능성 등 여러 가지 고려할 사항(두개의 프로젝트로 진행되어 각각의 프로젝트의 결과물로 특허출원하여야 하는지 여부도 포함될 수 있을 것임)이 있지만 여기서는 생략하겠습니다.

2. 두건의 출원에 대해 각각의 건으로 경비를 지급함이 타당한지 여부
앞서 살펴본 바와 같이 복수개의 발명을 하나의 출원으로 할 것인지 아니면 여러개의 출원으로 할 것인지는 단순히 1출원범위에 대한 법적판단에 의해 결론낼 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 별개의 출원으로 진행되었다면 당연히 각각의 건에 대해 경비를 집행하여야겠지요. 문제는 추후 1출원으로 가능한 발명이 복수개의 출원으로 접수되었을 때 어떠한 기준에 의해 처리할 것인가를 정하는 것입니다. 이에 대해서는 우선 발명자에게 개별적인 출원으로 진행하는 이유를 확인한 후 각 대학과 관계를 맺고 있는 특허사무소에 1출원가능여부를 문의하는 것이 하나의 방법일 것입니다.

각 대학교 산학협력단에 계시는 분들 대부분은 산업재산권 전반에 대해 실무와 이론을 겸비하고 있어 결론만을 말씀드려도 이해되실 것으로 생각되나, 새로 업무를 담당하시는 분들을 고려하여 가능한 자세하고 구체적으로 쓰려다 보니 제가 답글을 달 때마다 글이 길어지네요. 만약 답글에 불필요한 부분이 많다고 생각되시면 '결론만 간단히'를 요청하시면 팍 줄이도록 하겠습니다. ^^

각 출원건의 명세서 및 특허청구범위를 볼 수 있다면 보다 구체적인 답변을 드릴 수 있을텐데 그럴 수 없는게 아쉽네요.

저도 내용을 보면서 많이 도움이 되네요,ㅎ