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[re] 미국 특허 신규성 관련 문의

  • 작성자
    이봉진
  • 작성일
    2006-03-28 14:49:39
  • 조회수
    3464
송 경근 변리사님께서 올바르게 지적하신 것 같습니다. 미국 특허법 102(b) 규정에 의하면, 한국에서 특허출원 후 공개가 되어도 자기 자신의 출원에 의한 공개라면 미국 특허법 102(b) 규정에 의해 신규성을 상실하지는 않습니다. 즉 곽 선생님께서 지적하신 사례 2,3의 경우 미국에 출원하여 특허등록이 가능하다는 이야기입니다. 단 타인에 의한 발명의 공개가 되지 않는다는 전제하에서요.. 또한 미국 출원시 신규성의제라는 제도 자체가 없습니다. 102(b)가 문제되는 경우는 나중에 소송에서 밝힐 문제라 생각됩니다. 최근에 입수한 정보에 의하면 미국도 선발명주의 원칙을 배제하고 선출원주의로 특허법 체계를 개정하려는 움직임이 거세게 일어나고 있다고 합니다. 빠르면 올해, 미국 특허법이 선출원주의로 개정될 것이라고 하네요.
  • 송경근 2006-03-29 20:26:46
    이봉진 변리사의 글에 오해의 소지가 있어서 답글을 답니다.

    미국특허법 102조(b)는 출원의 촉진이라는 문제를 선행기술의 자격을 규정하는 것으로 해결한 조항입니다. 즉, 102조 (b)의 규정에 의하면 미국출원일로부터 1년 이전에 미국내외에 공개된 간행물에 기재된 발명 또는 미국내에 공지,공용된 발명은 그 발명의 공개자가 누구인지를 불문하고 선행기술로 사용할 수 없게 됩니다. 이 때, 102조 (b)에서 규정하고 있는 1년을 Grace Period라 하는 이유는 발명일을 확보한 발명자가 발명일로부터 적어도 1년까지는 출원을 보류할 수 있다는 점에서 법이 인정한 출원유보기간이라 할 수 있기 때문입니다. 따라서, 위의 글 중 '한국에서 특허출원 후 공개가 되어도 자기 자신의 출원에 의한 공개라면 ... 신규성을 상실하지는 않습니다'라는 부분과 '단, 타인에 의한 발명의 공개가 되지 않는다는 전제하에서요'라는 부분은 다음과 같이 바뀌어야겠지요. '한국에서 특허출원 후 공개가 되어도 미국출원일로부터 1년 이내에 이루어진 공개라면 ... 신규성을 상실하지는 않습니다'와 '만약 타인에 의한 발명의 공개가 있다해도 그 공개시점이 미국출원일로부터 1년 이내에 이루어졌다면 ... 신규성을 상실하지는 않습니다'. 나아가, 발명일을 확보한 발명자가 발명을 공개한 후 1년이 경과한 시점에서 미국출원을 했다면 이 경우에는 비록 자신이 발명을 공개했다해도 102조 (b)에서 규정하고 있는 미국출원일로부터 1년 이전에 공개된 발명에 해당하여 신규성상실을 이유로 특허를 받지 못하게 됩니다.

    참고로, 한국, 일본, 대만, 인도, 러시아는 간행물에 발명을 발표한 날로부터 6개월 내에 각국 특허청에 공지예외를 주장하여 출원하면 해당 발명이 공지되지 않는 것으로 간주하는 공지예외조항을 두고 있습니다. 중국의 경우에는 중국특허청에 등록된 학술단체에서의 서면발표의 경우에 한하여 공지예외조항을 두고 있고요... 다만, 이와 같이 공지예외규정을 두고 있는 국가에서 발표자가 직접 해당 발명을 공지할 것을 요건으로 합니다. 즉, 공지예외주장을 하여 출원하기 전에 타인에 의한 제3의 공지가 존재하면 이를 이유로 거절될 수 있습니다.
  • 손영욱 2006-03-30 01:24:41
    으...신규성 의제만 해도 이렇게 복잡하군요...
    대학의 발명과 기술이전을 함께 해주시는 변리사님들이...
    많아져서 매우 든든합니다.
    언제 발표 한번 부탁드리겠습니다.

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