2005년 3월 1일 한국에 특허출원 하였다는 전제로...
사례 1) 이 경우 2006년 1월 3일 미국 출원하였다면 문제가 없습니다. 단, 신규성(발표한 경우)에 문제가 없다면...
사례 2) 한국특허 공개후 2006년 9월 2일에 미국 출원 → 안됩니다
사례 3) 2007년 8월 30일에 미국 출원 → 사례2)와 동일합니다.

1. 우선권 주장 시일 이전이든 이후이든 미국 출원한 날자가 중요합니다
- 다만, 우선권 주장기간내에 출원 할 경우에는 파리조약에 의해 보호됩니다만, 출원일자가 소급되는 것은 아닙니다.
2. 국내 출원된 건은 공개일 이전이라면 공개로 인정하지 않습니다
- 그러나 우선권 주장 기간이 지나면, 완벽한 보호를 받을 수 없습니다.
- 한국 출원 후 우선권 주장기간을 넘기고, 한국특허가 공개되지 않은 상태로 미국출원 하는 예도 있습니다만,
우선권 주장을 하지 않았기에 선행된 특허가 있다면 당연히 거절 될것입니다.

참고로 신규성의제와 관련하여서는....
미국은 선발명주의이므로 인정하지만, 한국과 일본이 발표일로부터 6개월로 하는 것은 동양적인 정서라 판단되며,
그 외 인정하는 국가가 간혹 있습니다만... 유럽은 신규성의제 출원은 인정치 않습니다

학교에서 많이 발생할 수 있는 신규성의제 출원은... 가능하면 발표하기전에 출원 하는 것이 최선일 것입니다.
우선권 주장출원 역시, 기간을 놓치지 않아야 겠지만, 경우에 따라서는... 시간을 벌기위해 PCT출원하는 경우도 있습니다

이인희 선생님 감사합니다. 제가 최근에 미국사람한테 듣기에 미국에서는 발명일자가 중요한데, 그 발명일자를 한국에서 공개된 시점으로 본다는 얘기를 얼핏들었습니다. 그러니까, 국내 출원하고 1년 6개월이 지난 뒤에 공개가 되면, 그 날짜가 미국에서는 발명일로 되고, 미국 특허법에서 발명 후 1년 내에 출원하면 되니까, 실제로 2년 6개월까지 있다가 출원해도 가능할 것이다라는 얘기를 들어서요. 근데, 그 얘기가 평상시 알고 있던 사실과는 너무 달라서 어떤게 사실인지 헷갈려서 질문을 올렸습니다. 계속 확인 중에 있습니다만, 지배적인 의견은 선생님께서 설명해 주신 내용이 맞는 것 같습니다. 그분께 다시한번 구체적인 설명을 요청해 보도록 하겠습니다.

안녕하세요.
해강특허 송경근 변리사입니다.

간간이 카우틈 사이트에 들어와 구경만 하다 굴비한번 달아봅니다.

곽창순 선생님이 궁금해 하시는 사항은 미국 특허법 102조의 규정과 관련된 문제네요...

미국은 선발명주의를 채택하고 있으므로 신규성 판단에 있어서 출원일이 아닌 발명일을 기준으로 하고 있습니다. 즉, 102조 (a)에는 발명일 이전에 공개된 선행기술과 동일한 발명은 특허를 주지 않는다'라고 되어 있습니다. 다만 심사관이 각각의 출원발명의 발명일을 정확하게 파악할 수 없기 때문에 원활한 심사를 위해 출원일을 발명일로 간주하고 심사를 하게 됩니다. 따라서, 심사관이 미국출원일 이전에 공개된 자료를 근거로 거절이유를 통지했다면 발명일이 앞섬을 증명함으로써 거절이유를 극복할 수 있게 되지요... 그러나, 이제도의 맹점은 발명일을 확보한 발명자가 의도적으로 출원을 늦춤(이는 전체적으로 발명의 공개를 지연시킴)으로써 동일한 발명에 대해 발명의 완성사실을 알지 못하는 제3자에 의한 중복적인 연구가 이루어질 수 있으며, 지연출원에 의한 간접적인 존속기간 연장의 효과가 나타날 수도 있다는 것입니다. 미국특허법 102조 (b)는 이러한 문제를 방지하고자 하는 목적에서 출원을 촉진하기 위한 조항으로 '미국 출원일로부터 1년 이전에 미국내 또는 미국외에 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 미국내에서 공지,공용된 발명은 특허를 받지 못한다'라고 규정되어 있습니다. 이 때, 미국 출원일로부터 1년은 소위 Grace Period 라 하여 우리 특허법의 30조 공지예외조항의 6개월에 해당합니다. 따라서, 발명일이 아무리 앞선다 해도 미국 출원일로부터 1년 이전에 공개된 자료가 존재하면 미국에서 특허를 받지 못하게 됩니다. 이제 곽선생님이 제기한 각각의 경우에 대해 살펴보면 다음과 같습니다.

1. 사례1
사례1의 경우 06년 1월 3일에 미국출원하였으므로, 미국 심사과정에서 발명일은 일단 06년 1월 3일로 간주되며, 만약 우선권 주장출원하였다면 그 우선일인 05년 3월 1일이 발명일로 간주됩니다. 따라서 일차적으로 04년 3월 1일 이전에 공개된 선행기술자료가 존재하지 않는 한 해당 미국출원은 특허될 것입니다.

2. 사례2
사례2의 경우 우선기한인 06년 9월 1일을 경과한 06년 9월 2일에 우선권주장없이 미국출원하였으므로, 발명일은 미국출원일로 간주됩니다. 이 때, 한국출원의 공개일은 06년 9월 1일이므로 미국출원일을 기준으로 1년 이전에 해당되지 않습니다. 따라서, 미국특허법 102조 (b)에 의해 한국출원의 공개공보는 미국출원의 선행기술자료로 인정되지 않습니다. 나아가, 한국출원의 발명자와 미국출원의 발명자가 동일하다면 그 자체로 발명일이 적어도 한국출원일인 05년 3월 1일로 인정될 것이며, 실제 발명이 05년 1월 1일에 완성되었음을 입증할 수 있다면 발명일은 더 앞당겨질 수 있기 때문입니다. 따라서, 사례2의 경우도 미국출원일인 06년 9월 2일을 기준으로 1년인 05년 9월 2일 이전에 공개된 자료가 없다면 특허받을 수 있습니다.

3. 사례3
사례3의 경우 우선기한인 06년 9월 1일을 경과한 07년 8월 30일에 우선권주장없이 미국출원하였으므로, 발명일은 미국출원일로 간주됩니다. 이 때, 한국출원의 공개일은 06년 9월 1일이므로 미국출원일인 07년 8월 30일을 기준으로 1년 이전에 해당되지 않습니다. 따라서, 사례3의 경우도 사례2와 동일하게 한국출원의 공개공보는 미국출원의 선행기술자료로 인정되지 않으며, 미국출원일인 07년 8월 30일을 기준으로 1년인 06년 8월 30일 이전에 공개된 자료가 없다면 특허받을 수 있습니다.

덧붙여, 곽선생님께서 다신 굴비의 내용과 관련하여 미국심사과정에서 발명일자가 한국에서 공개된 시점으로 인정되거나 하지는 않습니다. 차라리, 미국출원에 대응되는 외국출원이 미국출원보다 빨리 이루어진 경우에 가장 빨리 출원된 외국출원의 출원일이 발명일로 인정될 수 있으며, 이보다 빠른 시점을 발명일로 인정받기 위해서는 별도의 자료가 필요할 것입니다.

간단하게 적어보려 했는데 조금 길어졌네요...

업무에 도움이 되길 바라며, 따사로운 봄햇살속에 자라나는 생명을 품을 수 있는 행복한 계절을 맞으시길 바랍니다.

송경근 변리사님
자세한 답변 감사드립니다. 그런데 제가 많이 부족하여, 두어번 읽어봐서야 의미를 조금 알 수 있었습니다. 더욱 정진하겠습니다. 감사합니다. 그래도 어렵네요....