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Package, Cross Licensing에 대한 보상 문제

  • 작성자
    곽창순
  • 작성일
    2006-01-05 14:35:53
  • 조회수
    2867
최근 계약되는 S사, L사 등의 연구 개발 계약서상에서는 지적재산권을 공동 소유로 하고 이에 대해 기업의 자가실시에 대해서는 보상을 하지 않지만, 제3자 라이센싱을 통한 현금수익 발생시에는 지분대로 수익을 나눈다는 내용이 많습니다. 그런데, 그 내용중에 종종 들어가는 것이 Package와 Cross Licensing을 할 경우에는 제외된다는 조항인데, 여러분들은 어떻게 대처하시는지요? 기업체에서는 Package나 Cross의 경우 수익 규모를 추정하기 어렵다는 이유로 보상할 수 없다고 하고 있습니다만, 사실 기업체에서 라이센싱은 대부분 상기 두가지 형태로 이루어지고 있다고 알고 있습니다. 사실, 그동안은 어떻게든 특허에 대한 소유권을 확보하고자 이런 조항들은 모두 양보해 왔는데, 올해에는 이것도 정리되어야 할 대상 중에 하나라고 보고 있습니다. 그런데, 문제는 package나 Cross의 경우 어떤 방식으로 보상을 하라고 요청해야 할 지를 잘 모르겠습니다. 현금 수익 추정해서 돈 내노라고 하면 당연히 추정 불가능이라고 할 것이고.....당장 수익 발생한 내용 없다고 잡아 뗄 수도 있고. 혹시 이에 대해 정리되신 대학은 없으신지요? 고수님들의 고견을 부탁드립니다. 추신)새해에는 기업체들과 좀 더 개선된 내용으로 계약을 진행해야겠는데, 난관이 너무 많군요. 함께 뭔가 진행했으면 하는 바램이 간절합니다만 최근 시절이 하 수상하여....
  • 이문섭 2006-01-10 14:46:12
    제니스특허의 이문섭 변리사입니다.
    우선 대학교와 기업체와의 특허권 공유에 대한 허상을 아실 필요가 있습니다. 대학교가 특허권의 일부를 가지고 있으므로 어떤 권한이 있겠지 하지만, 실제로는 명예뿐이고 대학교에 아무런 이익을 가져다 줄 수 없습니다. 왜냐하면, 기업체도 공유특허권자이기 때문에 자신이 실시하는 것에 대하여 또 다른 공유특허권자인 대학교에 어떠한 보상(royalty)도 줄 의무가 없습니다. 대학교도 스스로 공유특허권자이기 때문에 기업체의 허락을 받지 않고 사업화를 하여 특허권을 실시할 수 있지만, 대부분의 대학교는 영리법인이 아니기 때문에 스스로 사업화할 능력이 없지요. 다만 대학교가 제3의 기업체에 라이센싱을 하여 수익을 얻을 수 있는데, 이경우에도 공유특허권의 제한때문에 또 다른 공유특허권자인 기업체의 허락을 얻어야 합니다. 물론 대부분의 기업체는 경쟁업체가 생기는 것을 좋아하지 않기 때문에 이를 허락하지 않겠죠. 그럼, 대학교가 기업체와 공동연구를 한 경우 어떻게 지적재산권 전략을 세워야 할까요? 가능성한 예들은 다음과 같습니다.
    1. 특허권을 공유로 하는 경우 - 특허권을 공유로 한다는 계약서 조문에 '갑(대학교) 또는 을(기업체)는 제3자에 특허권지분이전이나 라이센싱을 할 경우 상대방인 을 또는 갑은 이를 허락해야 한다.'는 단서를 다는 것입니다.
    2. 특허권에 대한 전용실시권을 기업체에 주는 경우 - 이경우 무상이 아닌 유상으로 전용실시권을 허락하며, 이때 로얄티는 기업체의 공헌을 감안하여 적절하게 계산을 합니다. (예를 들어 일반적인 라이센싱이 5-10%라면 여기서 2-3%정도를 감해주는 거죠.)

    별론으로, 상기 Package와 Cross Licensing의 경우에 대하여 의견을 말씀드리면, 기업체가 Package로 라이센싱을 하는 경우 당해 기술기여부분을 계산하기 어려울 뿐이지 분명 전체에 대한 로얄티를 받고 있기때문에 여기서 당해 기술기여부분에 대한 로얄티를 받을 권리가 대학교에 있습니다. 이에 대한 계산논리는 일반적으로 전체제품의 일부기술에 대한 로얄티 계산방식으로 기술가치평가업계에서 보편화되어 있습니다. 예를 들면 '전체로얄티 X 당해기술(가중치)/A기술(가중치)+B기술(가중치)...+Z기술(가중치)'로 계산합니다(A-Z는 전체기술). 기업체가 Cross Licensing을 하는 경우에도 기업체가 현금을 받지는 않지만, 상대 기술에 대한 로얄티를 면하는 소극적이익을 얻기 때문에 이에 대하여 지분만큼 이익을 배분받을 권리가 대학교에 있습니다. 계산방식은 Cross Licensing된 당해기술 또는 상대기술의 통상실시료에서 지분이익를 받는 것입니다. 통상실시료는 기술분야별로 어느 정도 정해져 있으며, KITA나 KISTI 같은데서 정보를 얻을 수 있습니다.
  • 김성근 2006-01-11 17:25:32
    이문섭변리사님..가입하시자 말자. 답변도 해주시고...감사합니다.
    종종 연락드리도록 하겠습니다..
  • 곽창순 2006-01-12 12:07:50
    답변 감사합니다. 큰 도움이 되었습니다.

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