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경쟁사 실시 제한에 대한 질문

  • 작성자
    곽창순
  • 작성일
    2005-09-07 10:50:13
  • 조회수
    3228
연세대학교 곽창순입니다. 여러 고수 분들의 조언을 구하고자 글을 올립니다. S사에서 온 위탁 연구원이 교수와 공동발명을 했습니다. 이에 대해 학교와 S사는 발명자 합의에 따라 특허 지분을 나누기로 합의했습니다. 교수님들이 알아서 자기 지분 챙기실 것이라 믿고.... 그런데, S사측에서 경쟁사에 대한 라이센싱은 사전동의를 요청하고 있습니다. 이에 대해, 어떻게 대처하면 좋은지 고수님들의 조언을 부탁드립니다. 경쟁사에 지분 양도를 하고자 할 경우에는 S사측에 우선 매매 협상권 정도를 인정하는 선에서 타협하고자 하는데, 경쟁사에 실시권을 설정/허락하고자 할 경우에는 어떤 식으로 풀어야 할지 방법을 모르겠습니다.  어떤 협상 접점이 있을까요?
  • 손영욱 2005-09-07 11:17:46
    음...어려운 문제네요...공동 소유권자이지만 자기실시 가능성이 전혀 없는 대학의 경우...
    공통 특허 출원시 반드시 확보해야할 추가 권리인 듯 합니다.
    대학 지분의 양도나 라이센스에 대해서는 백지 동의서를 받아두는 것이
    가장 합리적이고 공평한 것으로 사료되나...현실은....
    언급하신 것 처럼 일정 기간을 정해 두고 우선 매매 협상권 정도를 인정하는 것도..
    그나마 ...괜찮을 듯....
    실시권에 대해서도 비슷하게 적용하면 되지 않을까요?

    정 남한테 주기 싫으면..지들이 나머지 절반도 걍 사가면 되잖아...심술은...
    위장 경쟁사 역할을 해줄 기업을 잘 찾으면...
    높은 값에 팔수도 있겠다....ㅋㅋ
  • 곽창순 2005-09-07 12:07:41
    사무국장님, 빠른 답변 감사드립니다. 경쟁사 제한을 인정한다면 양도 같은 경우야 S사에서 우선 매매 협상에 응하겠지만, 통상실시권 허여 같은 경우는 협상 자체가 안 될 것 같아서 고민입니다. S사가 돈주고 실시권 사서 실시할 것도 아니니까... 실시권 설정할 수 있는 권리마저 거래하는 수 밖에 없지 않을까 싶고, 그럼 결국 명목상 특허권 외에는 양도와 다를 바가 없고... 양도 외에 뾰족한 수가 없을지...
  • 손영욱 2005-09-07 12:26:13
    실시권을 방해한다면.....
    S사가 사갈는데 젤 나은 듯......
    양수는 싫으면서...남한테 실시권 주는 것도 방해한다면...
    소송으로 가야 하지 않을까...
    S사에 우선 협상권을 기간을 정해서 주고..
    그 기간안에 합의가 되지 않는다면...
    대학의 뜻데로 실시권을 부여하게끔 하면 어떨까요..
  • 박기호 2005-09-08 11:06:32
    s사는 기업인지라 연구원을 꽁짜로 부리진 않습니다.
    s사와의 협상이 필요하지 않을 런지요.
    이와 비슷한 일들은 많이 일어 난다고 생각됩니다. 기업은 간접적으로(인건비) 투자했으닌 본인이 다 못먹으면 남들도 먹지 못한다는 기업의 이기주의가 아닌런지........최초부터 교수님들이 지분을 확보 했어야 되는거 아닐런지...
  • 오병석 2005-09-08 12:03:02
    안녕하세요. 에피안의 오병석변리사입니다.

    특허권을 공유로 하는 경우, 당사자 일방이 제3자에게의 실시허락에 동의하지 않으면서, 자신은 단독으로 실시하여 수익을 올리는 경우, 타 공유자의 대응책에 관한 문제가 될 것 같습니다.

    이에 관하여, 저는, 특허권의 공유가 민법상 공유에 관한 일반 원칙의 적용에서 벗어날 이유가 없다는 것을 전제로 하여 다음과 같은 대응책을 제안해 봅니다(정확히는 특허의 대상이 유체물이나 자연력이 아니므로, 특허권의 공유는 민법상 준공유 내지는 준합유로 해석될 것입니다. 대법원에서는 특허권의 공유의 법적 성질을 합유(준합유)로 보고 있습니다. 그런데, 민법에도 합유물의 사용, 수익에 관하여는 별도의 규정을 두지 않았기 때문에, 결국 공유물의 사용, 수익에 관한 규정이 적용되게 됩니다.).

    I. 공유된 특허권의 사용, 수익에 관한 법률적 해석
    1. 민법상 공유물의 사용, 수익에 관한 일반 원칙(민법 제263조 후단)
    1) 공유물의 사용: 각자 공유물 전부를 사용할 수 있다.
    2) 공유물의 수익: '공유물 전부를 지분의 비율로 수익할 수 있다.' -> 수익에 대한 타 공유자의 지분권의 인정
    (낡은 건물을 공동으로 구매하여, 그 중 한사람이 열심히 닦고 청소하고 수리해서 건물값을 올려 놓은 경우, 아무것도 하지 않은 다른 공유자도 그 수익에 대하여 원래의 지분만큼 이익을 주장할 수 있습니다. 물론, 고생한 사람의 인건비, 수리를 위한 실 경비는 정산되어야 겠지요.)

    2. 특허법상 공유된 특허의 사용(실시), 수익에 관한 특별 규정(특허법 제99조)
    1) 공유 특허의 사용: 특허 기술 전체를 단독 실시 가능(일반 원칙의 재확인)
    2) 공유 특허의 수익: 별도의 규정 없음. -> 민법의 일반 원칙에 의하여 규율됨.

    따라서, 공유된 특허권의 실시는 공유자 각자가 자유로이 기술 전부를 실시할 수 있으나, 그에 의한 수익은, 공유 지분에 따라 전체 공유자가 향유할 수 있다고 해석하는 것이 법률적으로 타당한 해석이 됩니다(위의 예와 같이 실시를 위한 실 경비는 공제된 후의 잔여 수익에 대한 지분 주장이 인정된다는 뜻입니다.).

    II. 공유된 특허권의 사용, 수익에 관한 거래 실정
    그렇다면, 이러한 법적 해석이 거래 실정과 합치되는 것인지 검토해 보겠습니다.
    1. 특허 기술 전체의 단독 사용
    유용한 기술이 당사자간의 불화로 인하여 사장되는 것을 막기 위해 특허법에서 선언적으로 확인해 놓은 규정이며, 거래 실정에도 합치된다고 사료됩니다.

    2. 특허 기술의 실시에 따른 수익의 분배
    특정 기술을 공동으로 개발한 당사자들이, 애초에 어느 일방에게 모든 권리를 넘긴 것이 아니라 이를 공유하기로 합의하였다면, 독자적인 판단에 의한 실시로 인해 발생한 수익을 지분에 따라 배분하는 것은 윤리적으로도 당연하다 하겠습니다(독자적인 판단에 의한 수고로 건물 가치를 높인 경우와 완전히 동일하죠.).

    만약 실시로 인해 발생한 수익을 모두 독차지하고자 하였다면, 애초에 공동 개발한 기술을 모두 이전해 줄 것을 상대방에게 요청하고 그에 합당한 대가를 지불하였어야 할 것입니다. 여러 차례 말씀드린 바와 같이, 기술 실시에 소요되는 막대한 경비와 노력에 대하여는 합리적인 방식으로 정산하여야 할 것이지만, 경비 정산의 문제와 수익에 대한 공유자의 지분 인정에 대한 문제는 전혀 별개의 문제라 하겠습니다.

    그렇다면, 공유자가 애초에 기술 개발을 위한 연구비를 일방적으로 지불한 것에 대하여는 어떻게 판단하여야 할까요? 그 연구비는 연구를 담당한 당사자의 연구용 경비(인건비 포함)로 전액 충당되는 것이며, 그렇다면, 그것은 실시를 위한 경비를 정산하는 것과 마찬가지로, 연구비를 지불한 쪽에서 연구를 실제 수행하지 못할 사정에 의하여 불가피하게 필요한 경비를 지불한 것일 뿐이므로, 미래의 수익에 대한 공유 지분의 대가로 볼 수는 없을 것입니다.

    이렇게 연구비를 개발 완료까지를 위한 경비로 보지 않는다면, 직무발명의 발명자에게 정해진 임금을 모두 지불하였음에도 권리의 전부 이전에 따른 정당한 보상을 하도록 규정된 것과의 형평에도 맞지 않을 것입니다.

    따라서, 공유자는 타 공유자의 단독 실시에 대한 수익(경비 정산후의 잔여분)에 대한 지분을 갖는다고 해석하는 것이 법률적으로나 거래 실정상 타당한 해석이라고 사료됩니다. 이렇게 해석해야만 제3자에의 이전이나 실시 허락에 타 공유자의 동의를 요하도록 한 특허법의 규정을 조화롭게 해석할 수 있을 것입니다. 제3자에의 실시를 통한 수익 확보의 길을 막아 놓고서, 자신은 단독 실시를 통해 수익을 올리고 그것을 독식하겠다는 악덕 공유자를 특허법에서 합법적으로 인정하고 있다고 해석하는 것은 옳지 않은 생각이라고 사료됩니다.

    결국, 기업측에서 사전 동의권을 요구하는 것은 정당한 요구라고 사료되며, 대학측에서도 기업측의 단독 실시에 대한 수익의 배분권을 주장하실 수 있습니다. 이들 조항들을 계약서에 명시하실 필요도 없다고 사료됩니다만, 가능한 한 명시하는 것이 후일을 위하여 도움은 되겠습니다. 나아가, 이미 공유중인 특허권에 대하여 다른 공유자의 실시 현황을 즉시 점검하실 필요가 있다고 판단됩니다.

    이상, 장황하지만, 제 견해를 말씀드렸으며, 이는 제 개인적인 의견일 뿐이므로, 이에 관하여 어떠한 법적 책임도 보장해 드릴 수 없음을 널리 양해하여 주시면 감사하겠습니다.
  • 이창주 2005-09-09 10:17:17
    오병석 변리사님이 법적근거를 통해 명쾌하게 설명을 주신것 같습니다.

    그런데. 근원적인 문제도 한번쯤 생각해야 하지 않을가 싶습니다.
    S사라는 약칭을 갖고 있는 기업은 가진기업입니다. 을인경우에서도 갑의 입장을 고수할 정도의..
    논리적으로 요청을 해도, 간단하게 무시를 당하는 경우가 많습니다.

    근원적인 문제라고 말씀드린부분은 앞으로 산학협력이 더 활성화과 될거고,
    그 형태는 여러가지가 될건데. 대학들이 모여서 산학협력시(위탁연구원, 또는 교육위탁 등) 지식재산권에 대한
    원칙을 세우고, 관철을 시켜야 할 듯합니다. 2-3년 전에 몇몇 대학이 관련 문제를 S기업과 협의하다다가 지지부진하게 된것 으로 알고 있습니다. 한걸음에 되지는 않겠지만, 차근차근 여론을 형성하고 입장을 개진해서, 자체실시를 못하는 대학의 상황적 특수성과 공공성을 무기로 개선시켜 나가는게 필요할 것 같습니다. 그런 여론몰이를 KAUTM에서 해야되는데..너무 무거운 짐이 되는거가..쩝.. 손짱. 권샘..^^;;

    참고로 S기업의 모 부장님이 작년에 말하는게 있었는데..
    기업은 이윤창출이 첫번째이고, 도덕적이니, 논리적이니 하는 문제는 그 다음이라는 것과
    예전에는 절대 불가능했던 일들이 조금씩 변해가고 있다고 합니다. 관련해서 서울대의 사례가 있는것으로 알고 있습니다. 학교도, 기업도, 기술이전에 관해서는 아직도 시작입니다...



  • 오병석 2005-09-09 14:36:56
    바로 이선생님께서 지적하신 현실적 횡포의 가능성 때문에, 특허법에서는 경제적 강자에 의하여 창의적인 인재들이 농락당하는 것을 방지하고자 하는 조항들을 여럿 두고 있습니다. 사실 특허법이라는 것 자체가, 발명가들을 장려하여 유용하고 창의적인 기술의 풍성한 개발을 통해 전체 사회를 풍요롭게 하자는 근본 정신에 입각하고 있을 때에만이 그 존재 가치를 인정받을 수 있는 것이지, 도덕이나 윤리와 같은 근본적 가치들을 도외시하고 이기적인 이윤 창출만이 최고의 가치인양 내세우는 자들을 보호하고자 하는 것은 아니라고 사료됩니다.

    어찌 보면 이번 기회에 제대로 정리해서 정당하게 줄 건 주고 받을 건 받도록 하는 것도 좋지 않을까 합니다. 저희가 미력이나마 도움이 될 수 있다면 최선을 다하도록 하겠습니다. 현재 일본의 판례를 조사 중인데, 성과가 나오게 되면 즉시 알려드리도록 하겠습니다.
  • 이형복 2005-09-09 18:27:17
    좋은 말씀들 입니다.
    다만 현실적으로 우선 검토되어야 할사항이 있다고 보입니다.
    1. 어느 사업비로 발명한 것인가?
    1) 정부출연사업
    국가연구개발사업관리등에 관한 규정에 특허 등 지적재산권은
    주관연구기관 소유로 되어있습니다.
    이것은 귀 대학이 주관연구기관일 경우 귀 대학의 단독 소유로 된다는 것입니다.
    이때 참여기업이 S사라면 기술료(정부출연금)를 전액 납부하면 양도 받을 수 있는
    권리가 있지요
    만약에 S사가 주관기관이고 귀 대학이 참여기관이라면 이사업의 관리기관이나
    정부의 소유가 됩니다.

    2) 학내 자체사업 또는 S사 수탁사업
    이때는 사업을 시작할 때 계약을 체결한 공동연구계약서상에 누구에게 귀속하도록
    명시했느냐에 따라 귀속주체가 결정될 것입니다.

    2. 기업수탁사업의 지재권의 귀속및 사용에 대한 전략
    이부분이 계약 협상시 가장 어려운 부분이라 다들 경험하셨을 것입니다.
    다 아시겠지만
    - 특허법에 따라 개발자 소유원칙 고수
    - 출연자와 공동소유 전략으로 양보할 경우에는 공유자인 기업의무 부담을 계약서에 명시
    . 특허비용 전액 기업부담.
    . 특허의 우선 사용 및 독점 실시에 대한 보상
    . 대학이 제3자 실시할 경우 사전승인을 요할 경우에는
    기업의 크로스 라이센싱의 경우 대학의 사전 승인
    . 특허권의 지분 명시
    . 특허권 매각시 우선 협상 대상자 권리 부여
    . 학교법인인 회사가 사용할 경우에는 기술료 면제(그때부터 기업의 기술료 면제)
    이러한 사항들을 미리 약정하고 연구해야만 공유할 경우 공유자의 자기실시에
    대한 횡포를 방지할 수 있다고 사료됩니다.



  • 곽창순 2005-09-13 08:39:39
    다들 좋은 말씀 감사드립니다. 이번 기회를 통해 더 많이 배울 수 있었습니다. 공감하시겠지만, 대기업의 자기실시에 따른 수익 발생에 대해 분배를 요청하는 것이 현재로서는 거의 불가능한게 현실입니다. 연구비와 특허 비용, 또는 말도안되는 수준의 보상 정도로 무마되는게 현실이죠. 이참에 KAUTM차원에서 한번 부딪쳐 볼 수는 없을까요? 이미 지적재산권을 일방적으로 가져가겠다는 조건은 거의 모든 산학 계약에서 사라진 것으로 알고 있습니다. 변하고 있는 것은 분명한데, 그 변화 속도도 문제가 되고, 대학간의 상이함도 문제가 됩니다. S, L, H사와 전화할 때 담당자들이 가장 많이 하는 말이 '모 대학에서는 이 계약서 그대로 했는데, 연대만....'. 지금부터 준비해서 내년 상반기에는 더 개선된 계약조건을 만들 수 있었으면 좋겠습니다.
  • 손영욱 2005-09-13 10:28:07
    협회 차원에서 대응해볼 만한 문제라고 생각합니다.
    산학과제에 있어서는 어느 한가지 방식만을 고집할 수는 없고
    다양한 사례가 가능한데....
    예상되는 사안별로 미리 표준계약서를 마련해 두고
    이를 근거로 협상에 들어간다면 좀 더 유리할 것이라 봅니다.
    연구과정에 기업체 담당자도 참가 한다면 더욱 좋겠지요...
    실행 프로세스에 대한 좋은 의견 구합니다.
  • 박홍균 2005-09-22 11:53:59
    상깃문제에 해당하는 기술의 수명은 몇년일까요?
    사회,경제의 발전상황에 따라 기술의 전이(발전성)는 분야별로 천차만별입니다. 급변하는 정보통신기술과 상대적으로 개발이 느린(?) 토목기술을 동시에 두고 기술수명을 따지기는 어렵습니다. 그래서 기술맵이라는 것이 나오는 것이죠.
    문제는 기술이전을 하는 입장에서 보면 기술연구개발계약(용역)서 단계에서 부터 분야별 기술수명을 고려한 계약이 필요하다는 겁니다.
    만약 S사에 기술실시우선권을 준다고 할떄 기술수명이 3년이 채 되지않는 기술에 대해서 우선실시권으로 5년을 준다면?..난감합니다.
    기술이전의 문제는 기술거래시 일반 체크사항과 기술별 특이사항을 고려하여 이전하는 것이 좋을듯합니다.
    분야별 기술이전에 대한 체크 가이드 ... 필요한 때라고 봅니다. 더욱이 여기 계시는 선생님들은 기술거래시 멀티플레이어가 되어야하므로...

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