김은구변리사입니다.

일본특허출원을 기초로 특허심사하이웨이 신청시 해당 특허출원에 대응하는 일본 특허출원의 의미와 관련하여 사무실에서 오늘 논의가 있어 가볍게 정리해 보았습니다.

핵심되는 부분은 아래와 같습니다.   자세한 내용은 첨부파일들을 확인하세요.  이글은 Seri의 포럼, IPMS의 "김은구의 신지식재산" 게시판에도 올려놓았습니다.

2. ‘일본 특허출원과 연결되어 있음이 명확한 일본 특허출원’의 의미
특허심사하이웨이는 양국에 특허가 공통으로 출원된 경우, 먼저 특허가 출원된 국가에서 특허가 등록이 되면, 상대국에서 간편한 절차로 신속하게 해당 특허를 심사하는 제도입니다.

양국 중에서 우선적으로 특허결정을 받은 경우 그결과를 이용하여 주요국에 출원을 할 수 있는 것입니다. 이런 경우 상대국 특허청의 결과를 토대로 심사가 이루어 지면 상당한 기간 단축을 가져오게 되어 심사기간이 보통 12개월 안에 심사결과를 받게 되는 것입니다.

이런 특허심사하이웨이의 기본 취지에 맞게 를 전제로 할 때 ‘본 특허출원과 연결되어 있음이 명확한 일본 특허출원’의 의미를 해석해야 할 것입니다.

‘한일 양국간 특허심사하이웨이’에는 아래와 같이 ‘본 특허출원과 연결되어 있음이 명확한 일본 특허출원’의 예로써 분할출원과 PCT 국제출원의 조기 국내단계 진입출원을 기재하고 있습니다.  아울러 본원출원(한국출원)과 대응출원(일본출원)의 관계와 관련하여 ‘상대국 특허출원 JP17-5678의 분할출원으로써 본원출원의 대응(패밀리)특허에 해당합니다’라고 예시하고 있습니다.


따라서 ‘한일 양국간 특허심사하이웨이’에서 ‘본 특허출원과 연결되어 있음이 명확한 일본 특허출원’은 본원출원의 패밀리특허를 의미하는 것으로 볼 수 있습니다.

다만,  ‘본 특허출원과 연결되어 있음이 명확한 일본 특허출원’의 의미에 본원출원과 패밀리 특허에 해당하지 않지만 발명내용상 관련성이 있는 경우도 이에 해당할지와 관련해서 특허청의 최종적인 유권해석이 필요한 것으로 판단됩니다.  발명내용상 관련성이 있는 경우란 본원출원의 대응출원의 발명내용과 실질적으로 동일한 다른 일본출원이 존재하는 경우를 의미합니다.