patent troll과 대학기술이전의 문제점 및 대응방안 [현종철 변리사, 대학기술이전협회에서 발췌하였습니다.]

 공공연구기관 기술이전시의 문제점 및 대응방안

1. 서론 

     최근 대학 및 출연연구소를 포함하는 국공립연구소의 연구성과(특허출원 및 노우하우)에 대하여 기술이전 또는 라이센싱을 통한 활용방안에 대하여 민관 차원에서 많은 논의가 이루어지고 있으며, 정부에서도 다양한 지원책을 내어놓고 있다. 그러나, 기술이전 관련된 시장의 미성숙과 전문인력의 부족, 기술이전에 대한 기업체들의 인식부족 등의 문제로 인하여 아직은 기술이전 실적이 미미한 상태에 있다. 이러한 상황에서 Patent troll이라고 불리우는 외국계 특허소송 전문기업의 활동이 눈에 띄게 늘어나고 있으며, 특히 국내 산업발전을 위한 기술 공급자로서의 선도적인 역할을 담당해야 할 대학 및 출연연구소의 기술에 대한 이들의 관심이 적지 않은 것으로 파악되고 있다.  따라서 본 논단에서는 공공연구기관의 기술이 상기 외국계 특허소송 전문기업과 연계되어 기술이전 또는 라이센싱되는 경우의 문제점 및 그 대응방안에 대하여 살펴보려고 한다.

2. Patent troll의 정의

 Patent troll은 “특허”를 뜻하는 “patent"와 ”괴물“을 뜻하는 ”Troll"의 합성어로서 관련된 특허에 대한 제품을 생산 및 유통하거나 이에 관한 서비스는 전혀 제공하지 않으면서 특허발명을 선점한 후 시장에서 특허침해 소송을 제기하여 배상금을 받아내는 “특허소송 전문기업”을 지칭한다. Patent Troll은 특허발명을 상용화해서 생산하거나 판매하고자 하는 의도는 없이 특허침해소송을 통해 배상 또는 로열티를 받는 것만을 목적으로 하고 있기 때문에 이들을 특허 괴물 등과 같이 불법업자처럼 표현하고 있으나, 이러한 기업들은 다수의 과학자들과 특허소송 전문 변호사를 고용하여 사실상 합법적으로 로열티 수입을 얻는 새로운 형태의 특허벤쳐기업이라고 할 수 있다. 현재까지 그 모습을 드러내고 현황이 파악된 회사는 인터디지탈(InterDigital), NTP(New Technology Products), 포젠트 네트웍스(Forgent Networks), 인텔렉추얼 벤처스(Intellectual Ventures), 아카시아 리서치(Acacia Research), 오션 토모(Ocean Tomo), 머크익스체인지(Mercexchange), BTG의 8개 회사이며, 그 외에도 10여 회사가 주요 특허권 관리회사(Patent Troll)로 성장할 가능성이 많은 것으로 분석되고 있다. (지식재산21 제103호, 2008년 4월호)

3. 공공연구기관 기술과 Patent troll의 연계의 문제점 및 대응방안

    대학 및 출연연구소 등의 공공연구기관은 각자가 담당하는 역할의 차이점은 있으나 공통적으로 대한민국의 과학기술발전의 주축으로서의 역할을 담당하고 있다. 이들의 연구성과가 실제 시장에서 활용되어야 한다는 당위성은 분명히 존재하지만 이들 기관의 특성상 비영리 목적이 전제되기 때문에 그 연구개발의 성과가 당장에 가시적인 금전적인 가치로 환산되어야 하는 것은 아니다. 더욱이, 이들의 연구개발 및 그 결과의 활용은 공공의 이익, 바꾸어 말하면 국가산업발전이라는 대전제를 반드시 결부시켜야 하기 때문에 이들의 기술이 Patent troll과 연계되어 기술이전 또는 라이센싱되었을 때에 발생할 수 있는 문제점들을 좀 더 거시적이고 장기적인 관점에서 파악해 볼 필요성이 절실하다고 판단된다.

   (1)    대학 및 출연연의 지속적인 연구기능 상실 우려

      대학 및 출연연(이하 “공공연구기관”이라 한다)의 기술이 Patent troll과 연계되는 경우에 발생할 수 있는 중요한 문제점 중 하나는 소정의 기술에 대하여 Patent troll과 계약을 체결한 경우에 그 기술에 대한 후속 연구을 지속할 수 있는 권한이나 이에 대한 별도의 활용 권한이 보장되지 않을 수 있다는 점이다. 통상적으로 Patent troll은 계약 체결시 전용실시권을 포함하는 매우 포괄적이며 비제한적이고 독점적인 권한을 요구하고 있는데, 이 경우 공공연구기관은 그 기술에 대한 추가적인 연구는 물론 그 결과물에 대한 여하한 권리도 보유할 수 없게 된다. 공공연구기관이 특허권자이고 Patent troll이 전용실시권자인 경우(실제 계약에서는 전용실시권보다 광범위하고 포괄적인 지위를 요구하고 있는 것이 일반적이다)에 특허권자인 공공연구기관조차 그 기술에 대한 실시를 하게 되면 전용실시권을 침해하는 것이 된다. 다만, 대한민국 특허법의 경우에는 특허법 제96조에서 “연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시”의 경우에는 특허권 효력이 제한되도록 규정하고 있으나 미국 특허법의 경우에는 이러한 규정이 존재하지 않으며, 실제 Patent troll과의 계약에서는 공공연구기관의 연구에 관한 권리조차 제한되도록 규정되어 있는 경우가 있다는 것에 주의할 필요가 있다.  공공연구기관의 연구가 일회성으로 그치지 않고 장기간 지속적으로 이루어지는 점을 고려할 때, 최소한 공공연구기관의 입장에서는 후속 연구를 위한 원 발명의 실시가 가능하도록 하고, 향후 개량 발명에 대해서는 전적으로 공공연구기관이 그 권리를 갖도록 하며 이미 이전된 발명과 후속적인 개량발명간의 이용발명에 의한 문제점을 사전에 차단할 수 있도록 하는 조항이 반드시 필요할 것으로 판단된다.

     Patent Troll로의 기술이전은 다른 일반적인 기업으로의 기술이전과는 전혀 별개의 상황이 전개될 수밖에 없다.  통상의 기업은 시장에서 우위를 차지하기 위해, 경쟁업체를 견제하는 수단으로서 지적재산권을 활용하고 있다. 따라서 일반 기업의 경우 소송 경제상 무분별한 소송이 제기되는 빈도는 그리 높지 않으며, 특히 우리나라는 지적재산권 침해 소송의 수가 비교적 적은 편이다. 이러한 현실을 감안할 때, 만일 Patent troll이 국내 업체들을 상대로 무차별적이고 공격적인 소송을 제기하고, 공공연구기관의 참여를 요청할 경우 여론의 악화는 물론이거니와 공공기관으로서의 책임문제가 대두될 것은 불을 보듯 자명한 일이다. 특히 Patent troll과의 계약서에는 이들이 요청할 경우 소송당사자로서 참여할 의무가 부과되는 경우가 있기 때문에 이러한 조항에 반드시 유의해야 하며, 바람직하게는 침해관련 소송의 피고를 공공연구기관에서 선택적으로 선별하여 공공연구기관의 동의 없이는 소송을 제기할 수 없도록 하는 권한이 부여되도록 하는 조항을 두는 것이 필요하다고 판단된다. 

     Patent troll은 자체적인 발명의 실시를 배제하고, 로열티 또는 손해배상을 통한 수익만을 목적으로 하므로, 수익만 창출된다면 외국 여러 기업에 자신이 확보한 발명의 실시를 허락할 것은 당연하다. 따라서 앞으로 국내 기업과 경쟁하게 될 외국 기업에 공공연구기관의 발명이 이전될 가능성도 농후하다. 세계화가 급속히 진행되고 있는 최근의 상황을 고려할 때, 기술 이전이 국내에 한정될 필요는 없기 때문이다. 그러나 국가의 과학기술력이 미래의 우리 경제 발전에 필수적인 만큼 기술과 특허에 관한 모든 권리가 해외에 헐값에 유출되고 이러한 기술이 부메랑이 되어 도리어 국내 산업이 위축되게 된다면 이는 분명 국익에 위배되는 것이다. 금융업, 보험업 등이 외국자본에 의해 잠식되어 버린 것을 교훈으로 삼아야 하며, 단시안적인 판단은 반드시 배제되어야 한다. 현재 공공연구기관에서는 기술적인 가치가 떨어지는 미활용특허에 관해서는 Patent troll과 계약을 체결해도 별다른 문제가 없을 것이라 판단하고 있다고 보여지지만 기술의 가치는 실제 시장의 변동에 따라 변동되는 것이고 어느 누구도 그 기술의 미래 가치를 장담할 수 없는 것이 현실이기 때문에 상기한 문제점이 발생할 가능성은 언제나 존재한다고 보아야 한다. 따라서, 비록 현재는 non-sensitive 기술이라 하더라도 향후 파급력이 크게 될 가능성이 있다는 것을 고려할 때에 상황변동에 대응할 수 있는 조항을 두는 것이 필수적이라고 보여진다. 예를 들어, 계약기간 중이라도 상황변동에 따라 공공연구기관이 통상실시권을 자유로이 부여할 수 있는 권한이 부여되도록 규정하는 것을 들 수 있을 것이다. 다시 한번 강조하건대, 계약의 체결시에는 해지와 해제관련 조항 또는 조항의 변경 및 수정관련 조항을 상세하게 규정함으로써 상황변동시 발생할 수 있는 문제점을 최소화하는 것이 필요하다는 것을 반드시 유의해야 할 것이다.

   (4) 수익성의 문제

    통상적으로 공공연구기관에서 하나의 기술을 개발하는데 소요되는 연구비는 적게는 1억 5천만원 정도이고 평균적으로는 4억 이상이 소요되는 것으로 파악되고 있다. 따라서, 최소한 소요된 비용 이상은 환수되어야만 외국계 Patent troll과의 계약을 체결하는데 있어 명분이 있다고 할 것이다. 그러나, 실제 Patent troll과의 계약서에는 이러한 수익 분배 규정이 매우 모호하며 그 산출방식도 그들의 재량에 의해 임의로 변경가능하도록 규정되어 있는 경우가 있다. 따라서, 계약 체결시에는 이러한 수익분배 규정을 면밀히 검토하고 정당한 수익이 확보되도록 규정할 필요가 있다고 보여진다.

   (5) 보증책임의 문제

    Patent troll과의 계약서에는 공공연구기관에게 부당한 보증책임을 부과함으로써 형평성이 전혀 없도록 규정된 조항들이 존재할 수 있다. 예를 들어, 제3자의 특허와 관련된 분쟁이 발생한 경우에 공공연구기관이 전적으로 책임을 지도록 하는 비침해보증 조항을 들 수 있는데, 이러한 조항은 과감히 삭제해야 하며 기타 부당한 보증책임 조항도 면밀히 검토하여 변경해야 할 것이다.

   (6) 준거법의 문제

     외국계 Patent troll 또는 이와 유사한 홀딩스 업체들과의 계약서에는 준거법을 미국 예를 들어 델라웨어주의 법률에 따른다고 규정되어 있는 경우가 많은데 이렇게 되면 향후 분쟁시에 공공연구기관이 대응하는데 있어서 큰 장애요인으로 작용할 것이다. 따라서 준거법은 대한민국으로 변경하는 것이 바람직하다고 판단된다.

    공공연구기관의 연구개발 성과의 효율적인 활용방안은 민관이 협력하여 마련해야 할 과제인 것은 분명하다. 또한 재산권으로서의 기술의 가치에 대한 인식이 턱없이 부족한 국내 기업계의 시각을 고려할 때에 당장에 기술이전으로 현실화될 수 있는 방안으로서 외국계 Patent troll의 역할에 긍정적인 부분이 있다는 것을 부정할 수는 없을 것이다. 그러나, 철저한 분석, 장기적인 안목 및 이에 대한 대응방안 없이 지극히 단시안적인 판단에 의해 섣불리 계약을 체결하는 것은 국가산업발전을 고려할 때에, 또한 한미 FTA는 물론 소고기협상으로 인해 나라 안팎이 소란한 현 실정을 고려할 때에 심한 우려가 앞서는 것은 어쩔 수 없다. 더구나 이러한 Patent troll의 속성, 그들의 계약서의 영향력에 대하여 전문적인 지식이 없는 상태에서, 공공연구기관 또는 관련되는 업계의 누군가가 지금 외국계 Patent troll을 적절히 이용하겠다는 생각을 가지고 있다면 이렇게 말하고 싶다. 다윗이 골리앗을 이기는 것은 성서에나 나오는 얘기일 뿐이라고. 

출처 : Tong - Mr. 쏘~님의 기술이전 전문가통

안녕하세요 고려대학교 산학협력단 창업기술지원팀 조대호입니다.
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