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특허출원 신규성의제 제도 개선사항 어떨지요?
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- 작성자
- 김도곤
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- 작성일
- 2012-12-20 11:14:05
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- 조회수
- 3869
안녕하세요? 인제대학교 산학협력단 김도곤입니다.
다름이 아니오라, 대학에서 교수님들의 특허를 출원하는 과정에서 신규성의제 문제로 특허를 거절 받는 경우가
아직까지도 발생을 하고 있습니다.
물론, TLO의 적극적인 교육과 연구자들의 인식이 가장 중요합니다만, 제도적으로 개선을 한다면 이러한 사례를 훨씬 줄일수 있을것이라 생각됩니다.
실제 자기 논문 발표 등의 공개로 신규성을 상실하는 것을 구제하기 위하여 만들어진 본 제도의 개선사항을 부족하나마 제안해 봅니다.
많은 공감이 있었으면 합니다. 더불어 많은 공감을 통해 특허청에 제도 개선을 할수 있으면 하는 바램입니다.
신규성의제 문제점
1. 신규성의제란?
출원발명이 신규성이 없다는 것은 그 발명이 공지된 경우를 말하고 이에 해당되는 경우에는 모두 거절되는 것이 원칙이다. 하지만, 이 원칙만을 고수할 경우에는 발명의 공개를 통하여 산업발전을 도모하려는 특허제도의 취지와 불일치하게 되고, 더욱이 발명자가 공개한 자기 발명에 의하여 특허를 받지 못하게 되는 가혹한 경우가 생기게 된다. 따라서 이에 대한 예외를 인정하여 특허출원 전 12개월 이내에 출원인이 자발적으로 출원된 발명을 공개한 경우, 그 공개에 의해서는 당해 발명의 신규성 및 진보성이 상실되지 않은 것으로 취급할 것을 규정한 것이다.
[판례] 신규성의제 관련 판례
“특허출원 전에 발명 내용을 박사학위 논문으로 발표한 출원인이 박사학위 논문의 일반적인 반포형태의 하나인 해당 대학 도서관에의 입고사실에 관하여 증명을 한 이상 출원인으로서는 신규성 의제의 적용을 받기 위한 소정의 입증을 하였다고 봄이 상당하다.”(대법원 1996. 6.14. 선고 95후19 판결)
2. 실무에서의 문제점
연구원이 논문으로 발표한 경우 반드시 12개월 이내에 특허출원을 해야 하며, 특허출원시 신규성의제를 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
그러나 특허사무소에서 특허출원 전에 논문으로 발표된 사항을 기재하지 아니하고 출원하는 경우가 가끔 발생한다. 다행히 논문발표 후 12개월 이전에 이러한 사실을 알게 되는 경우에는 원출원을 취하하고 다시 출원하면서 신규성의제를 적용받을 수 있으나, 만약 논문발표 후 12개월이 지나서 이러한 사실을 알게 되는 경우에는 신규성의제를 적용받을 수가 없어서 연구원 자신의 논문으로 자신의 특허가 거절될 수밖에 없다.
3. 소결
따라서 신규성의제를 적용하는 기간을 일괄적으로 논문발표 후 12개월로 정해놓는 것 보다는 심사관이 심사하기 전이라든가 해당특허가 거절결정되기 전으로 확대하는 것이 발명자의 권익을 보호할 수 있으며 또한 특허법의 목적에도 부응하는 방안으로 판단된다. 해당 특허 내용을 출원 전에 논문으로 발표했었다는 사실을 공표하는 시기가 출원과 동시에 이루어지지 않고 차후에 이루어진다 하여 달라질 것은 전혀 없는바 융통성 있게 적용하는 것이 바람직하다고 사료된다.
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- 박재일 2012-12-21 15:14:52
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의미있는 내용입니다.
하지만, 악용(?)의 우려가 다분합니다.
예를들어 소결의 내용을 그대로 적용한다면, 특허 출원을 하지 않은(못한?) 본인의 논문 기술이 사업적으로 지대한 파급력을 발휘하여 타인이 이미 사업을 영위하고 있다고 가정합시다.
이러한 사업적 성과에 본인의 특허권 없음을 이유로 하여 오랜시간이 흐른뒤 본전 생각에 신규성의제(김도곤 님 발의 분)를 이용하여 특허권을 취득한다면 산업사회에 큰 혼란이 발생하지 않을까 우려됩니다.
저의 개인적인 생각은 신규성의제는 원칙적으로 적용하지 않고, 불가피한 사안에 대해서만 최소한으로 인정해 주는것이 특허 본연의 취지에 합당하다고 사료됩니다.
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- 정부연 2012-12-26 22:19:50
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매우 좋은 생각이라 사료됩니다
PCT 국내단계진입시, 해외출원인은 국내출원일로부터 30일 이내에 신규성 의제 주장 + 증명서류를 제출할 수 있는데,
국내진입단계에 대한 기간을 감안하면, 공개일로부터 무려 32개월(최대 44월 정도) 만에 신규성 의제를 주장할 수 있게 됩니다.
이러한 사항은 국내 출원인과 해외 출원인에 대한 상당한 차별이라고 생각됩니다.
제 생각에는, 보다 확대하여, 출원시 신규성 의제 주장을 해야 한다는 것을 폐지하고, 출원인에 의해 1년 이내 공개된 내용을 가지고는 특허 거절하지 못하게 하는 것이 더 바람직하다고 봅니다. (미국특허법 유사)
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