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실무를 통한 전략 특허 확보 방안

  • 작성자
    박검진
  • 작성일
    2007-11-05 04:47:52
  • 조회수
    4867
제목: 실무를 통한 전략 특허 확보 방안   호서대학교 특허관리 어드바이저 박검진 얼마 전, 잘 알고 지내고 있는 허 선생님으로부터 반도체 관련한 특허 분쟁에 관한 글을 써달라는 부탁을 받고 이런저런 일 때문에 바쁘다는 핑계로 거절을 하고 싶었지만 모처럼의 부탁이신지라 모자라는 글 솜씨로 내가 경험했던 특허 협상 업무를 토대로 전략특허를 확보하는 방안에 대해서 말씀드릴까 한다. 참고로 나의 20년간의 대기업 생활을 정리한 사실적인 글을 이미 2006년 10월경에 특허의 허와 실이란 제목으로 세상에 알린 적이 있다. 그 책은 특허전문인 뿐만 아니라 일반인들도 쉽게 특허에 대해서 알 수 있도록 이야기 식으로 엮은 글이었지만 아쉽게도 서점에서 일반인들이 쉽게 접근할 수 없는 변리사 수험서 코너에 비치되어 있다는 얘기를 듣고 무척이나 실망한 적이 있다. 특허의 대중화를 목적으로 쓴 글을 많은 사람들이 볼 수 없다는 점 때문에 못내 아쉽기만 하다. 책을 쓰는 것도 중요하지만 얼마나 그 책의 판매 마케팅을 잘해서 많은 사람들의 동감을 얻어내느냐가 더 중요하다는 것을 알 수 있었다. 이번에 게재하는 글은 특허의 허와 실을 골간으로 하되 그 책에서 하지 못했던 내용을 추가하면서 이야기를 전개하고자 한다. 이야기의 차례는 다음과 같다.   Ⅰ. R&D와 특허전략 Ⅱ. 전략특허 확보 방안 Ⅲ. 결론   본 내용은 요즈음 내가 대학 및 중소기업 대상으로 특허 강연을 할 기회가 있을 때, 주요 주제로 발표하는 것들이다. 실제로 경험한 반도체 사례를 가지고 강연을 진행하다보니 참석자들이 더욱더 생동감을 느끼는 것 같았다.       Ⅰ. R&D와 특허전략 일본의 컨설팅 전문업체인 노무라연구소에서 2004년 12월에 발표한 전략적 지식재산권 포트폴리오 관리(strategic intellectual property portfolio management) 의 내용을 살펴보면 모두 8단계의 전략적 접근이 필요하다고 설명하고 있다. 첫째, 전략적인 지식재산권을 얻기 위해서는 연구개발을 위한 장기(long-term) 전략이 필요하다. 연구방향 선정과 예상연구비 분석 그리고 연구 활동 계획을 단기적인 관점이 아닌 중장기 적으로 비즈니스 측면의 접근이 필요하기 때문이다. 이 단계에서 필요하다면 타사 혹은 공공연구기관과의 전략적 제휴를 고려할 수 있다.     둘째, 발명을 활성화시키고 새로운 아이디어를 낼 수 있도록 기반을 조성하는 것이 필요하고 이를 위한 효율적인 개발조직과 연구인원(developing structure & human resources)의 확보가 필요하다. 이와 함께 그들에게 지식재산권의 중요성을 환기시키도록 지식재산권 교육 및 연구관리 교육이 수반되어야 한다.     셋째, 연구개발 전략과 지식재산권 확보 전략(IP & R&D strategy)은 개별적으로 존재하는 것이 아니라 서로 맞물려서 움직여야 한다. 가령, 어느 단계에서 특허 등 지식재산권을 확보하는 것이 유리할지를 함께 고민하면서 전략을 세워야 한다.   넷째, 연구활동(R&D activities)을 수행함에 있어서 연구부서와 특허부서는 함께 서로간의 정보를 공유하면서 연구개발 수행 및 상용화 가능한 기술인지를 판단하도록 해야 하고 이를 위하여 핵심 연구프로젝트의 경우에는 특허부에서 연구부서로 특허인력을 일정기간 파견하여 연구원들이 필요로 하는 정보를 능동적으로 제공함으로써 연구개발을 더욱 효율적으로 할 수 있도록 밀착 관리를 해야 한다. 가령, 연구개발에 필요한 기술동향 분석이라든지 특허지도(patent map) 작성 혹은 선행기술 조사 등을 지원해주어야 한다.     다섯째, 권리확보가 가능한 발명을 선택하여 특허출원 및 등록(patent application & registration) 을 시도하여야하며 강한 특허를 얻을 수 있도록 이 단계에서 특허부서의 역할이 중요하다.     여섯째, 공동연구개발을 한 경우에는 공동개발에 대한 권리보호(rights protection)가 필요하고, 반드시 지식재산권에 대한 일정지분을 확보해야 한다. 실 예로 내가 하이닉스 반도체에 근무할 때에 이런 문제에 봉착한 적이 있었다. 사실관계는 다음과 같다. 하이닉스 반도체의 전신인 현대전자와 후지쯔 사는 함께 공동연구개발을 추진했는데 후에 후지쯔 사는 단독 명의로 한국, 일본, 미국에 특허출원을 하여 등록을 허여 받은 후, 하이닉스 반도체를 상대로 특허침해금지의 경고장을 보냈다. 이 경우는 더욱 고약한 것이 고의침해에도 해당된다는 것이었다. 만약 미국 소송 시 고의침해로 판결이 나면 피고는 3배의 과거 손해배상을 물어야 하니 더욱 난감한 처지가 된 적이 있었다. 그래서 하이닉스 반도체는 몇 개월간 고생하여 회피설계를 해야만 했다. 회피설계 시 중요한 것은 반드시 구성 요소를 줄여야 하며, 현재 생산 중에 있는 제품이 회피설계의 대상이 아니라 다음제품(next version)을 대상으로 해야 한다는 점이다. 일곱째, 지식재산권의 효율적 관리(IP management)를 위하여 핵심특허 뿐만 아니라 주변특허권도 확보해야 한다. 주변특허권이라 함은 개량특허를 말하는데 이런 개량 특허를 많이 출원해야 강한 특허포트폴리오를 구축할 수 있다. 이는 이미 확보된 권리의 확대 재생산을 의미하는 것으로서 국내의 경우라면 국내우선권 주장을 할 수 있을 것이다. 국내우선권 주장은 출원 후, 1년 내에 개량발명을 하면 그것을 인정해 주는 제도로서 이는 미국의 일부계속출원(continuation-in-part)을 모방한 측면이 있는 발명확대 제도이다. 미국의 경우는 최종거절을 받은 후, 보정이 필요할 경우에 출원번호를 새로이 따면서 새로운 라운드에서 심사를 요청할 수 있는 제도가 있는데 이것을 계속출원(continuation application) 이라 하고, 분할출원(divisional application)이라는 것은 하나의 출원에 둘이상의 발명이 존재할 때, 분할해서 출원할 수 있는 제도를 말하며, 특이하게도 미국에서는 특허등록이 되고 난후, 2년 내에는 특허청구범위를 확대할 수 있는 제도가 있는데 이것을 재발행출원(reissue application)이라 한다. 위와 같이 각 나라의 특허제도를 활용하여 발명을 확대할 필요성이 있다. 그 대표적인 경우가 미국특허등록번호 5,471,515 이다. 본 특허는 CMOS Image Sensor 의 대표적인 특허로서 출원당시에 CMOS 공정을 사용하여 픽셀부분과 제어부분을 원칩(one chip)으로 구현한 획기적인 발명이었다. 본 발명은 상기한 특허를 모출원(parent patent)으로 해서 수많은 자출원(child patent)을 파생시킨 대표적인 특허 중의 하나이다. 그러나 실질적으로 동종 업계를 공격한 특허는 모출원 특허가 아니라 자출원 특허인 미국특허등록번호 5,841,126 이였다. ‘126특허는 모출원의 일부계속출원(CIP) 특허였다. ’126특허의 발명자는 Eric Fossum 이었는데 그는 NASA에 근무할 때 본 특허를 발명하고 후에 그가 Photobit이라는 회사를 차려서 NASA로부터 분리될 때 본 특허의 전용실시권을 캘리포니아 공과대학으로부터 부여받고 여러 회사를 상대로 특허침해금지 요청 및 특허침해소송을 제기한다. 옴니비젼(Omnivision) 이란 회사에게 소송까지 제기했었고, 1998년에는 현대전자에게 특허침해 경고장을 보냈다. 본 발명은 CMOS Image Sensor 제조업체들 사이에서는 이미 널리 알려진 특허이다. 참고로 Photobit사는 후에 마이크론테크롤로지사에게 합병을 당하게 되고 그 특허는 마이크론사에게 넘어가게 된다. 마이크론사는 후에 도시바와 소송해서 승소한바가 있는 플래시메모리 컨트롤러를 생산하는 렉사미디어라는 회사도 인수합병 한다. 이처럼 요즈음에는 단순히 특허를 양수만 하는 것이 아니라 규모가 있는 회사를 통째로 사서 특허는 덤으로 얻는 식으로 특허 전략들이 바뀌고 있다. 여덟째, 확보된 지식재산권을 자사에서 사용(patent use)하거나 혹은 타사에게 전용실시권이나 통상실시권을 허여(licensing) 하거나 이도저도 아니면 특허권을 매각(transfer) 해야 한다.     상기한 내용은 노무라연구소의 발표 자료를 근거로 실제로 기업에서 응용한 사례를 간략하게 소개한 것이다.     Ⅱ. 전략특허 확보 방안 일반적으로 전략특허(강한특허)라 함은 권리범위를 넓게 해석할 수 있는 특허청구항이 많은 특허로서 타사에서 현재 사용 중에 있거나 향후 사용할 가능성이 매우 큰 특허를 말한다. 그러나 내가 생각하는 강한특허는 특허분쟁에서 승소한 특허라고 감히 말하고 싶다. 왜냐하면 타사와의 분쟁에서 살아남아서 특허로열티를 수령했다는 것은 다음의 세 가지를 만족하기 때문이다. 첫째로, 수많은 선행자료를 아우르고 특허권리가 유효한 것으로 인정받았다. 둘째로, 심사경과과정에서 특허청구범위를 축소하지 않고 균등해석을 가능하게 했다는 점이다. 셋째로, 회피설계를 하지 못하도록 했다는 점이다. 이와 같이 타사와의 분쟁에서 승소했다는 것은 상기한 요건을 모두 만족했기 때문에 제2 제3의 업체와 특허협상을 할 때는 대단한 무기로 둔갑하여 상대회사로 하여금 공포에 떨게 할 수 있다. 이번에는 실제로 반도체 업계에서 상대들을 벌벌 떨게 했던 강한특허는 어떤 것이 있었는지 알아보고자 한다.   1. 미국특허등록번호 4,641,166: 본 건은 일본 후지쯔 사에서 특허출원한 발명으로 반도체 DRAM 업계에서는 너무도 유명한 특허이다. 본 특허의 내용은 저장 용량을 키우기 위해서 워드라인과 워드라인 사이에 커패시터를 형성하면서 노드폴리실리콘이 상기한 두 워드라인을 오버랩하는 기술로서 구성 원리는 너무도 간단하다. 본 발명은 폴디드 비트라인(folded bit line)을 사용하면서 적층형 커패시터(stacked capacitor)를 사용하는 기술이다. 본건은 삼성전자와 국제무역위원회(ITC)에서 소송을 하게 되는데 당시에 삼성전자에서는 본 특허가 발명되기 전에 이미 반도체 업계에는 오픈비트라인(open bit line) 구조에 적층형 커패시터를 사용하는 기술이 히다찌의 고야나기라는 연구원에 의해서 발표된 논문내용에 존재하고 있었고, 폴디드 비트라인(folded bit line) 구조는 이미 발명전에 존재하던 기술이므로 상기 두 선행자료를 결합하면 반도체 업계의 누구나 쉽게 본 발명을 생각해 낼 수 있으니 특허권리는 무효가 되어야 한다고 주장했다. 그러나 ITC 에서는 결국 후지쯔의 손을 들어주었다. 참고로 미국특허법 103조항은 우리 특허법의 진보성 판단과 비슷한 법인데 본 조항은 두개 이상의 선행자료를 결합하여 특허권리를 무효 시키는 법 논리로서 본 법을 적용하기 위해서는 두개 이상의 서로 다른 선행자료를 결합하기 위한 지시, 제안 혹은 동기(teaching, suggestion, motivation)를 문서로 보여주어야 한다. 실제로 미국특허소송에서 103조항을 활용하여 특허권리를 무효 시킨다는 것은 정말로 어렵다. 그래서 삼성전자는 ITC 소송에서 후지쯔에게 패소한 것이었다. 그러나 2007년 5월에 미국연방대법원에서 의미 있는 판례가 나왔다. 그것은 KSR v. Teleflex [Supreme Court Opinion on Section 103] 판례로서, 기존의 미국판례는 미국 특허법 103조를 적용하기 위해서는 TSM(teaching, suggestion, motivation)을 만족해야 선행자료 간의 결합(combination)을 인정했었으나 이번 연방대법원 판례는 종래의 엄격함(rigid)을 지양하고 상식(common sense)에 의한 선행자료의 결합을 인정함으로써 앞으로 미국특허소송 혹은 미국특허상표청(USPTO)에서 103조를 활용한 특허권리 무효 혹은 거절결정이 늘어날 것 같다. 결과적으로 특허권리자에게 불리해질 것 같으니 특허 출원 전에 선행자료 검색을 더욱 강화할 필요성이 있다.   2. 미국특허등록번호 5,623,243: 본 건은 일본 NEC 사에서 특허출원한 발명으로 반도체 DRAM 업계에서는 유명한 특허이다. 본 특허의 내용은 저장 용량을 키우기 위해서 노드폴리실리콘을 반구형 혹은 버섯 모양으로 만드는 기술로서 기존 폴리실리콘은 편평한 표면을 가지고 있었으나 본 발명은 온도와 압력을 적절히 조절해서 표면이 울퉁불퉁한 폴리실리콘이 가능하도록 형성함으로써 커패시터의 용량을 증대시키는 방법 특허이다. 본 특허의 명세서를 보면 실험데이터가 상당히 많고, 실시 예 또한 상당히 많이 기술되고 있다는 것을 알 수 있다. 다시 말해서 전략적으로 장기간 연구개발을 하면서 발명을 했다는 것을 알 수 있다. 이처럼 전략적으로 연구개발을 수행하고 그 결과를 특허 권리화 했기 때문에 동종 업계에서 사용할 수밖에 없는 특허였다. 아이디어성 발명은 실용성에 한계가 존재할 수밖에 없으나 본 특허처럼 연구개발을 수반한 발명은 상용가능성이 매우 크다는 것을 알 수 있다.   이번에는 상기한 선진 사들의 특허들을 벤치마킹해서 전략 특허를 만드는 방법에 대해서 살펴보고자 한다. 1. 연구개발을 통해 많은 실시 예를 만들어라: 실시 예가 많아야 분할출원을 많이 할 수 있고, 분할출원이 많아야 여러 종류의 특허청구범위를 작성할 수 있다. 그러므로 출원 시에 발명자가 알고 있는 모든 실시 예를 출원명세서에 상세히 작성할 필요성이 있다. 실시 예가 많기 위해서는 연구개발 과정에서 많은 실험을 거친 발명이어야 한다는 것을 상기한 NEC 특허로부터 알 수 있었다.   2. 명세서 작성 시, 한정적인 용어의 선택을 피하라: 명세서 작성 시에 발명의 내용을 한정하는 용어는 피하는 것이 좋다. 가령, critical, must, required, necessary, only, always, never 등과 같은 용어들은 발명의 내용을 한정하기 때문에 균등 침해를 주장할 때 권리범위를 제약하는 기능을 한다. 다른 예로는 발명의 목적을 달성하기 위해서(in order to satisfy the objects of the invention) 혹은 모든 실시 예는 다음을 포함 한다(all of the embodiments include) 혹은 특허청구항은 다음을 포함한다(the claim includes)와 같은 표현도 자제할 필요성이 있다. 그리고 기능청구항(means plus function claim)의 형식은 피하는 것이 바람직하다. 왜냐하면 상기한 기능청구항은 미특허법 112조 6항에 의하여 제재를 받기 때문이다. 그 내용은 다음과 같다. 어떤 기능을 하는 수단이라고 했을 때, 수단을 지시하는 내용을 명세서에 반드시 명기하도록 되어 있다. “such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof" 즉, 기능 식으로 기재된 청구항은 명세서에서 기재된 것과 상응하는 구조에 해당하는 부분만이 청구의 범위로 인정받게 되는 것이다. 그러므로 균등론을 적용할 시에 특허청구범위만을 가지고 판단하는 것이 아니라 특허청구범위와 대응되는 명세서의 구조 등으로 한정되기 때문에 이런 표현은 미국 출원 시에 피하는 것이 좋다. 한국의 경우는 기능청구항에 대해서 아직까지 구체적인 해석 방법이 제시된 것이 없는 것으로 알고 있다. 참고로 기능청구항에서 말하는 균등과 일반청구항에서 말하는 균등 사이에는 다소간 차이점이 있다. 일반적인 균등론(the doctrine of equivalents) 적용 시에는 침해의 판단 시 침해 판단의 대상이 되는 제품이 청구항의 기능과 ”실질적으로 동일한 기능(substantially the same function)"을 가질 것을 요구한다. 즉 완전히 동일한 기능을 가질 필요 없이 실질적으로 동일한 정도에만 해당하면 침해한다고 판단하나, 기능청구항에서는 침해 판단의 대상이 되는 제품의 기능은 완전히(exactly) 동일이어야 한다. 그 다음 단계로 수단(means) 청구항을 판단할 때, 위에서 언급한 대로 명세서에서 언급한 구조 등에 한정되어서 균등한지 여부를 판단하나, 일반청구항은 명세서의 내용으로 국한되지 않는다. 다시 말해서 명세서의 내용은 단지 하나의 실시 예에 불과하다는 것이다. 그러므로 기능식청구항은 미국출원시에 피하는 것이 좋다. 3. 발명의 내용을 확대할 수 있는 특허제도를 활용하라: 위에서 언급한 바 있는 계속출원, 일부계속출원, 분할출원, 재발행 출원의 제도를 활용하여 청구항의 수를 늘리고, 개량 발명에 대해서도 일부계속출원 등을 이용해서 권리를 확보해 두면 후에 특허침해 주장 시 유리한 입장에 설 수 있다.   그러나 얼마 전에 미국특허상표청(USPTO)에서 획기적인 변화가 일어났다. 심사적체 해소의 일환으로 계속출원을 할 수 있는 횟수를 제한하고 특허청구항의 수도 제한하기에 이르렀다. 그 내용의 골자를 살펴보면 다음과 같다. 가. Continuing Applications (CA) and Request for Continued Examination (RCE):    -종래에는 CA, RCE에 대한 횟수 제한이 없었으나 이번 개정법에서는 계속출원(CA) 의 경우 일부계속출원(continuation-in-part)을 포함하여 2번, RCE는 1번으로 제한된다.    - 2007년 8월21일 전에 이미 CA를 2번 모두 한 경우는 "one more"가 적용되어 CA를 한 번 더 할 수 있도록 허락하나 RCE의 경우는 안 된다. 만약 8월21전에 CA를 한번만 했으면 8월21일 후에 CA는 나머지 한번만 허락된다. 나. Divisional Application:    - 이경우도 분할출원 한 후에 분할출원에 대한 CA는 2번, RCE는 1번으로 횟수가 제한된다.   다. Limitation on Number of Claims:    - 종래에는 특허 청구항 수가 한정되지 않았으나 이번 개정법에서는 독립 항은 5개항, 종속 항을 포함하는 총 청구항수는 25개를 초과할 수 없음. 단 상기 수를 초과할 시는 first office action on the merits (FAOM) 전에 Examination Support Document(ESD)를 반드시 제출해야 한다. 참고로 ESD는 1) Pre-examination search statement 2) Listing of most closely related reference for each claim 3) Identification of all of the claim limitations disclosed by each reference for each claim 4) Detailed explanation particularly pointing out how each of the independent claims is patentable over cited references 5) Showing of support for each claim limitation under 35USC/112. 상기한 내용은 2006년도 1월부터 개정 작업에 착수하여 2007년 8월21일부로 제정 공포되고 2007년 11월1일부로 발효가 되니 미국출원시에 유의할 필요가 있다.       4. 의견서 제출 시 균등해석을 제한하는 표현을 삼가라:   심사관의 거절이유를 수령한 후, 어떻게 하든 특허등록을 받기 위해서 청구범위를 좁히는 경우가 있는데 이 경우, 자진보정이든 혹은 선행자료를 피하기 위해서 한 보정이든 상관없이 금반언(file wrapper estoppel)에 해당되어서 후에 균등 해석을 할 때 제약 사항이 된다. 그러므로 보정은 될 수 있으면 권리범위를 좁히는 보정보다는 내용을 명확하게 하는 보정이 필요하다. 한 예로 2002년 미연방대법원 판례인 Festo Corporation Vs Shoketsu Kinzoku Kogyo case에서 시사한 바와 같이 출원경과 중의 보정은 어떤 종류의 보정을 막론하고 금반언의 대상이 될 수 있다고 한 점을 명심할 필요가 있다.     Ⅲ. 결론 위에서 전략특허를 확보하는 방안에 대해서 생각하면서 선진사의 특허를 벤치마킹해 보았다. 말로만 전략특허가 아니라 실제로 특허협상도 해보고 특허소송도 해본 특허를 분석함으로써 왜 그런 특허들이 강하고 동종업계의 다른 회사들로부터 특허실시료를 수령하고 있는지 살펴보았다.   책상머리에서 아이디어만으로 발명된 특허는 권리는 있으나 상용화하기가 어렵기 때문에 전략적인 연구개발을 통한 발명을 장려하고 그런 발명을 특허화 하는 노력이 필요하다. 몇 일전 신문을 보니 대기업들이 신규특허출원 건수를 줄이고 있다고 한다. 바람직한 방향으로 흐르고 있는 것 같다. 예전에는 많은 특허등록 건수가 그 회사의 특허력을 좌우하는 잣대였다면 이제는 얼마나 상용 가능한 특허를 보유하고 있는 지로 잣대가 바뀌고 있다. 양적 특허의 시대가 아니라 질적 특허의 시대가 온 것이다. 단 한건을 출원하더라도 심혈을 기울인 전략특허를 얻도록 노력해야 할 것이다.  
  • 권찬용 2007-11-05 07:08:54
    너무 좋은 글 잘 읽고 갑니다
  • 박검진 2007-11-07 01:25:34
    상기 글은 특허청의 지원사업으로 (주)이지펙스에서 반도체설계재산 유통센터(KIPEX: Korean semiconductor Intellectual Property EXchange)을 운용하고 있는데 그 사업을 위한 월간(11월호) 홍보 잡지에 기고한 글이다.

    이 유통센터는 중소기업의 반도체설계재산 거래를 지원하기 위해, 수요자 중심의 유통시스템 구축, 검증시스템 개발/보완, 반도체설계재산의 확보 및 보급을 추진하고 있다.

    유통센터가 수행할 특허청의 ‘2단계 반도체설계재산 보호유통기반 조성사업’은 취약한 국내 반도체설계시장의 활성화를 목적으로 작년부터 오는 2008년 까지 3년간 모두 약22억원이 투입되는 프로젝트이다.

    한편, ‘1단계 반도체설계재산 보호유통기반 조성사업’은 한국과학기술원내 반도체설계재산권 연구센터(SIPAC)에서 수행하였으며, 1단계 사업을 통해 구축한 반도체설계재산 유통시스템등을 이 유통센터에 이전하여 이를 기반으로 2단계 사업을 추진 중이다.

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